« Game over pour SONY, ou comment le numéro un mondial des jeux vidéo a vu son action en contrefaçon des brevets protégeant sa PlayStation devant la justice française se retourner contre lui »

par Simon CHRISTIAËN

Le titulaire d’un brevet ou d’une demande de brevet qui l’a régulièrement acquis(e) d’un tiers, mais qui n’a pas pris la peine de faire inscrire (publier) l’acte par lequel sa propriété lui a été transférée à la date de celui-ci ou, au plus tard, avant de prendre les mesures conservatoires nécessaires pour prouver la matérialité de la contrefaçon et qui ne peut pas se prévaloir, non plus, d’une des exceptions prévues par la loi ou la jurisprudence, n’a pas qualité à agir judiciairement en contrefaçon. Il est donc irrecevable à agir et le demeure tant que l’inscription (la publication) n’est pas opérée. La situation peut être régularisée et la fin de non-recevoir y afférente couverte à tout moment après, voire bien après, le début de l’action et l’assignation, tant que le juge n’a pas statué. L’inscription rend le transfert de propriété opposable aux tiers, mais n’a aucune incidence sur la validité juridique dudit transfert. En tous les cas, elle ne peut avoir effet que pour les actes encore incriminables éventuellement commis postérieurement à elle. Si les faits poursuivis sont antérieurs à l’inscription, alors celle-ci sera totalement dépourvue d’effet juridique et ne pourra pas régulariser la situation. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du titulaire du droit de brevet ne pourra donc pas être couverte. La théorie de l’apparence, à laquelle le plaignant (demandeur) pourrait être tenté de recourir pour surmonter sa défaillance, semble plus bénéficier au titulaire primitif qu’au titulaire second/final du droit de brevet, lequel doit être tenu pour virtuel jusqu’à l’inscription de son transfert.

 

– Le contexte factuel et procédural

 

1. L’arrêt rendu le 9 septembre 2022 (RG 20/12901) par la Cour d’appel de Paris illustre parfaitement les difficultés auxquelles peuvent être confrontées les demandeurs à l’action en contrefaçon de brevet pour justifier de la réalité et surtout de l’opposabilité de leurs droits et qui peuvent entraîner de tragiques retournements de situation sans qu’il soit toujours nécessaire pour la justice d’examiner la matérialité même de la contrefaçon invoquée.

 

2. L’affaire opposait trois sociétés du groupe japonais Sony (ci-après collectivement « les Sociétés Sony»), géant incontesté de l’électronique, du multimédia et des jeux vidéo, en l’occurrence les sociétés japonaise Sony Interactive Entertainment Inc. (ci-après « Sony JP»), anglaise Sony Interactive Entertainment Europe Limited (ci-après « Sony UK »), par ailleurs licenciée exclusive de Sony JP, et française Sony Interactive Entertainment France (ci-après « Sony FR ») à une petite société française Subsonic (ci-après « Subsonic »).

 

3. Il était reproché à Subsonic de contrefaire les droits de brevet sur les différentes versions de la console de jeu vidéo de la gamme PlayStation mondialement connue, produite (par la société japonaise Sony Computer Entertainment Inc. titulaire originel des droits de brevet invoqués) et commercialisée depuis 1994 par le groupe Sony.

 

4. Déjà en conflit avec Subsonic – les parties avaient signé, en novembre 2014, un protocole d’accord mettant un terme à des contrefaçons de marques Sony et elles s’affrontaient depuis 2016 devant l’autorité de la concurrence (saisie par Subsonic) et deux tribunaux allemands (saisis par Sony JP d’une demande d’interdiction provisoire) –, Sony JP, qui estimait que Subsonic portait aussi atteinte, en France, à trois de ses brevets européens en commercialisant des manettes compatibles avec les différentes versions de ladite console, a fait opérer une série de procès-verbaux de constat et d’achat sur le site Web de Subsonic les 25 et 30 novembre et le 8 décembre 2016 ainsi qu’à une saisie-contrefaçon, durant deux jours, au siège de Subsonic, les 19 et 20 décembre 2016, sur la base desquels lesquels Subsonic a été assignée devant le Tribunal judiciaire de Paris, le 19 janvier 2017, par les Sociétés Sony, pour contrefaçon des portions françaises desdits brevets, Sony JP et UK demandant la réparation de leur propre préjudice.

 

5. On imagine que les demanderesses étaient d’autant plus pressées d’agir que deux des trois brevets invoqués devaient expirer dans le courant de l’année, en avril et septembre 2017. Des faits de concurrence déloyale étaient également invoqués par Sony FR en cours d’instance devant les premiers juges et sur la base des mêmes faits contrefaisants, aucun fait distinct n’étant invoqué.

 

– Les demandes formulées par les Sociétés Sony

6. Outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte, de confiscation, de destruction sous contrôle d’huissier, de communication sous astreinte et de publication par extraits, il était demandé la condamnation de Subsonic à payer, aux trois demanderesses, la somme de 347 211 euros à titre provisionnel ainsi que, à chacune d’elles, la somme de 75 000 euros au titre des frais irrépétibles, soit une indemnité globale provisoire de 572 211 euros en plus des entiers dépens.

 

– Les difficultés de Sony JP à établir sa titularité sur les droits de brevet objectés

7. Sony JP a rapidement dû faire face à de grandes difficultés pour justifier de sa qualité de titulaire des trois brevets européens qu’elle invoquait. Il faut dire que la chaine de transmission de la propriété des droits sur ces derniers semblait, pour le moins, complexe, voire opaque, et difficile à remonter juridiquement et à expliciter (la société titulaire ou cotitulaire des droits d’origine, Sony Computer Entertainment Inc., avait changé de dénomination, une nouvelle entité avait été créée suivie d’une transmission universelle d’actifs opérée le 1^er avril 2010, mais non établie formellement dans le cadre d’un projet de plan de cession, non suivi d’un acte écrit définitif avant qu’une scission avec absorption attestée par un conseil japonais, qui n’était pas l’avocat du groupe Sony et d’un renommage simultané, ne soit invoquée …).

 

-Un transfert des droits réalisé très tardivement, en cours de première instance

8. Pour couronner le tout, les formalités d’inscription du transfert, survenues le 1^er avril 2010, des droits sur les trois brevets européens invoqués, indispensables pour pouvoir se prévaloir de ces derniers à l’égard des tiers et donc leur opposer ces derniers, n’ont été réalisées que le 13 août 2018, soit presque 19 mois après le premier procès-verbal de constat (25 novembre 2016) et presque 18 mois après les opérations de saisie-contrefaçon (19 et 20 décembre 2016) et alors que deux des trois brevets européens invoqués étaient déjà tombés dans le domaine public…

 

Le schéma qui suit récapitule les différentes étapes de l’action engagée par les Sociétés Sony :

– Les premiers juges déboutent les Sociétés Sony de l’intégralité de leurs demandes et condamnent Sony JP pour saisie-contrefaçon fautive

9. Les difficultés et carences précitées ont été lourdes de conséquence pour les Sociétés Sony. En effet,

par jugement rendu le 4 septembre 2020 (RG 17/01825), le Tribunal de Paris a déclaré les Sociétés Sony JP et UK irrecevables en leur action en contrefaçon et également, par ricochet, a débouté Sony FR de son action en concurrence déloyale, puisque fondée sur les mêmes faits que ceux pour lesquels Sony JP était déclarée irrecevable. Les premiers juges ont également condamné Sony JP à 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des opérations de saisie-contrefaçon réalisées alors qu’elle était dépourvue de qualité à agir aux dates où elles ont été opérées, en considérant qu’elle avait été de mauvaise foi, les autres demandes présentées, à titre reconventionnel, par Subsonic, en annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon, pour procédure abusive et du fait des mesures de précaution prises, étant rejetées. Les Sociétés Sony ont également été condamnées, in solidum, à payer la somme de 100 000 euros à Subsonic au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.

 

– La motivation de la double irrecevabilité à agir en contrefaçon de brevets

10. L’irrecevabilité à agir de Sony JP et, par voie de conséquence, de Sony UK est motivée par le fait que Sony JP qui a cru pouvoir régulariser la situation en cours d’instance en procédant, le 13 août 2018, à l’inscription du transfert invoqué au Registre national des brevets comme l’y autorisait l’article 126 du Code de procédure civile (aux termes des dispositions de l’article 126 du Code de procédure civile : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ». Au demeurant, si l’inscription, qui peut être effectuée à tout moment, rend le transfert de propriété opposable aux tiers et couvre l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon et donc la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à ce titre, par application des dispositions de l’article 126 du Code de procédure civile, elle ne conditionne pas sa validité juridique en ce qu’elle n’exerce aucune influence sur celle-ci. Voir en ce sens Cass. Com., 18 décembre 2001, n° 99-11.183 : JurisData n° 2001-012411 et PIBD 2002 n° 737, III, p. 99), n’est pas parvenue à rapporter la preuve qu’elle était bien la propriétaire des trois brevets européens invoqués, ladite inscription ayant été faite (p. 12 du jugement entrepris) « sur la base du projet non signé de scission absorption» laquelle « ne saurait suffire à en établir la réalité».
11. Ce sont donc bien les difficultés à établir le transfert de propriété et l’inefficacité de l’inscription survenue en 2018 pour tenter d’établir sa réalité qui ont été retenues par les premiers juges au soutien du défaut de qualité à agir de JP Sony et des deux fins de non-recevoir consécutives objectées à Sony JP et Sony UK. Ce n’est qu’en appel que la Justice s’est focalisée sur les conséquences de la tardiveté de ladite inscription.

 

– La Cour d’appel de Paris confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

12. Saisis par les Sociétés Sony, les juges du second degré ont intégralement confirmé le jugement attaqué et ont condamné, in solidum, les Sociétés Sony, à la somme additionnelle de 100 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre bien sûr les entiers dépens.

 

– La motivation de la double irrecevabilité à agir en contrefaçon de brevets des juges d’appel

13. A la différence du jugement entrepris, la Cour de Paris reconnaît que Sony est bien régulièrement investie depuis 2010 de la propriété des trois titres européens de brevet invoqués (en cause d’appel, les Sociétés Sony étaient parvenues à l’établir en arguant, non plus d’une scission-absorption mais d’une « scission création»). C’est, néanmoins, pour constater que l’inscription du transfert de propriété ne pouvait avoir d’effet que pour les actes commis postérieurement au 13 août 2018 (voir J. Azéma et J.-C. Galloux qui rappellent que « le cessionnaire qui n’a pas inscrit la cession au RNB ne peut pas agir contre les contrefacteurs tant que l’acte n’a pas été publié, son action est irrecevable et la saisie contrefaçon qu’il aurait opérée, est frappée de nullité. Il a été jugé que la publication de la cession entre le jour de l’assignation et celui où le juge statue couvre l’irrecevabilité par application de l’article 126 du Code de procédure civile. Il est possible de procéder à cette publicité à tout moment et même longtemps après la conclusion de l’acte de cession. Toutefois, cette régularisation n’opère pas rétroactivement et ne vaut que pour l’avenir. Il s’ensuit que les actes de contrefaçon antérieurs à l’inscription ne peuvent pas être poursuivis  » in Droit de la propriété industrielle, Précis Dalloz, 8^ème éd. 2017, n° 584, p. 412. Voir également en ce sens Cass. Com. 10 juillet 2007, n° 06-12.056 : JurisData n° 2007-040142 et JCP G 2007, IV, n° 2757, p. 44 ; CA Paris, Pôle 5, 1^ère Ch., 2 juin 2010, n° 07/16086 : JurisData° 2010-013276 ; CA Paris, 15 mars 2019, n° 18/16730 : PIBD 2019, n° 1114, III, p. 208). Or, les faits poursuivis ont été constatés en novembre et décembre 2016 et deux des brevets en cause (leurs portions françaises respectives) ont expiré en 2017.

 

14. On peut certes supposer que les faits incriminés avaient cessé au moins dès l’assignation de Subsonic en janvier 2017, sachant que la poursuite des faits incriminés était encore théoriquement possible au-delà du 13 août 2018 tant qu’ils n’étaient pas prescrits (V. CA Paris, 10 janvier 2003, n° 2000/17576 : JurisData n° 2003-209030, Ann. propr. ind. 2003, pp. 56 et 63). Il aurait, en outre, fallu, pour cela, que Sony JP, consciente de la limite imposée par l’inscription d’août 2018, fasse à nouveau des démarches pour faire constater la poursuite des faits incriminés sur la période qui a suivi.

 

– Les enseignements de l’arrêt rendu en appel

15. Cette décision est intéressante a plus d’un titre. D’abord, parce qu’elle vient rappeler deux principes absolument fondamentaux et immuables de notre droit des brevets depuis plusieurs décennies en matière de recevabilité à agir en contrefaçon (1), mais également par les enseignements qu’il faut en tirer en vue d’anticiper le risque d’irrecevabilité mais également, tenter de le surmonter. Pouvait-on, en effet, au cas d’espèce, éviter un tel retour de bâton ?

 

1. La recevabilité de l’action en contrefaçon de brevet

 

16. La recevabilité de la personne physique ou morale à agir en contrefaçon de brevet suppose la réunion de deux conditions cumulatives : être régulièrement propriétaire du titre de brevet invoqué et capable de le démontrer (1.1) et, en cas de transfert de la propriété du brevet dont on se prévaut, avoir accompli les formalités d’inscription avant d’agir en contrefaçon (1.2).

 

1.1 La réalité de la propriété du titre de brevet invoqué

 

17. Seul le propriétaire du brevet – délivré ou demandé – ou, dans certaines conditions, certains licenciés (aux termes des alinéas 2 et 4 dudit code, le licencié exclusif ou le titulaire d’une licence obligatoire ou d’office si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet n’exerce pas l’action), ont qualité – et sont donc recevables – à agir en contrefaçon. Il en va de même de la saisie-contrefaçon. La loi est très claire à cet égard. Aux termes de l’article L. 615-2 alinéa 1^er du Code de la propriété intellectuelle, qui régit aussi bien les titres français que la portion française des titres européens, « l’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet».

 

18. Par propriétaire, il faut entendre le déposant du titre de brevet, mais aussi celui qui en a régulièrement acquis la propriété, notamment par cession, apport, apport-fusion, scission-absorption… ou encore transmission successorale et qui est en mesure de justifier de la réalité de sa propriété. Il en résulte que l’action en contrefaçon engagée sur le fondement d’un titre de brevet appartenant à une personne morale ou physique tierce ou ne parvenant pas à justifier de sa qualité de propriétaire, ne peut pas prospérer, car elle est nécessairement irrecevable.

 

1.2 L’inscription de la propriété du titre de brevet invoqué avant d’agir en contrefaçon

 

19. La qualité de propriétaire ne suffit pas, à elle seule, pour pouvoir agir en contrefaçon, lorsqu’elle est invoquée par celui qui l’a – ou pense l’avoir – régulièrement acquise d’une manière ou d’une autre, pas plus du reste que la dénonciation (notification) du titre de brevet invoqué comme cela est l’usage avant de lancer les opérations de saisie-contrefaçon ou d’assigner (cette dénonciation préalable s’imposant lorsqu’est invoquée la contrefaçon d’une demande de brevet non encore publiée). Encore faut-il, en effet, que le transfert de propriété ait fait l’objet de la publicité prévue par l’alinéa 1^er de l’article L. 613-9 dudit Code, aux termes duquel « Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle» (s’agissant de l’inscription requise au Registre national des brevets : CA Paris, Pôle 5, 1^ère Ch., 21 octobre 2009, n° 08/04715 : JurisData n° 2009-020671 ; PIBD 2010, n° 913, III, p. 132).

 

20. Certes, comme il a été rappelé précédemment, l’inscription du transfert de propriété ne saurait conditionner sa validité juridique. Cependant, en l’absence de publicité, ledit transfert et, donc, la qualité de propriétaire de celui qui s’en prévaut ne sont pas opposables aux tiers, ce qui entraîne des conséquences multiples : le bénéficiaire de la transmission ne peut réclamer ni la sanction, ni la réparation des agissements allégués de contrefaçon (V. F. Pollaud-Dulian pour qui « L’inopposabilité de l’acte non publié a des conséquences très lourdes. Le cessionnaire du brevet qui n’a pas publié ne peut pas agir utilement en contrefaçon » in La propriété industrielle : Economica, n° 676) censés avoir été commis antérieurement à ladite inscription (CA Paris, 4^ème Ch., 9 mars 2001 : PIBD 2001, n° 275, III, p. 394. – cassé par Cass. Com., 14 mars 2006, n° 03-16.872 : JurisData
    n° 2006-032744 ; Propr. Industr. 2006, comm. 51, J. Raynard, en raison de l’absence d’existence légale du cessionnaire au moment de la transcription du brevet invoqué. En ce sens « Faute d’inscription au Registre national des brevets, le brevet n’est pas opposable aux tiers et le cessionnaire n’est donc pas de ce seul fait, recevable à agir en contrefaçon », TGI Paris, 3^ème Ch., 1^ère Sect., 12 février 2015, n° 13/10718 : JurisData n° 2015-020873 (jugement définitif)) et les saisies-contrefaçon accomplies avant l’inscription peuvent être annulées (en ce sens, TGI Paris, 3 décembre 1996, PIBD 1987, III, 173) (ce qui, curieusement, n’a pas été le cas en l’espèce bien que Subsonic l’ait sollicitée).

 

21. Ainsi, l’action en contrefaçon de brevet est-elle fermée au cessionnaire au sens large – acquéreur, bénéficiaire du transfert de la propriété du titre – qui n’a pas pris la peine de faire publier ledit transfert opéré à son profit et lorsque la publication est opérée, elle n’a pas d’effet pour le passé et ne lui permet d’agir qu’à l’encontre de faits commis postérieurement à la publication, et ce selon une jurisprudence particulièrement stable depuis presque un siècle (CA Paris, 18 juin 1926, Ann. propr. ind. 1926, p. 241. Voir également Cass. crim. 26 avril 1934 : « Tant que la cession d’un brevet n’a pas été légalement enregistrée, le titulaire du brevet peut seul exercer l’action en et, contrefaçon », Ann. propr. ind. 1934, p. 208 ; voir également E. Pouillet : « La cession irrégulière est radicalement nulle au regard des tiers, et laisse la propriété du brevet sur la tête du titulaire primitif ; il s’ensuit que le cessionnaire, n’ayant pas qualité pour réprimer la contrefaçon, ne peut conférer au ministère public un droit qu’il n’a pas lui-même. », in Traité théorique et pratique des brevets d’invention et de la contrefaçon, éd. 1872 pp. 751-752 et plus récemment Cass. com. 27 octobre 1980 : « Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l’inscription au registre national des brevets n’a pas pour seul objet de régler des conflits entre cessionnaires ; Que l’arrêt, à bon droit, a fait ressortir que cette inscription confère seule au cessionnaire la qualité pour agir en vue de faire respecter les droits qui lui sont cédés », n° 79-10.844, Dossiers Brevets 1981, IV, p.5).

 

2. Les exceptions et éventuelles parades à l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon de brevet

 

22. Il existe deux types d’exception à l’obligation de publicité (2.1), mais dans l’hypothèse où on ne pourrait s’en prévaloir comme cela a été jugé en l’espèce, quelles solutions peut-on préconiser ? (2.2)

 

2.1. Les exceptions à l’obligation de publicité

 

23. Elles sont de deux ordres, légale (a) et jurisprudentielle (b).

 

a) L’exception légale : la preuve de la connaissance du présumé contrefacteur

 

24. Elle est prévue par le 2^ème alinéa de l’article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits.»

 

25. En d’autres termes, la transmission de propriété peut être opposée aux tiers par le nouveau propriétaire (cessionnaire au sens large), à charge pour lui d’établir que ces derniers en avaient déjà connaissance, ce qui est généralement peu aisée.

 

26. En l’espèce, cette exception a été écartée par l’arrêt (p. 9) de la Cour d’appel en des termes on ne peut plus clairs : « Incontestablement titulaire du droit, le cessionnaire n’a cependant en effet, avant cette date [13 août 2018] , pas de droits opposables aux tiers et notamment aux tiers supposés contrefacteurs qui ne sont pas visés par l’exception prévue au second alinéa [de l’article L.613-9 du Code de la propriété intellectuelle]».

 

b) L’exception jurisprudentielle : le transfert de l’action en contrefaçon

 

27. La jurisprudence et la doctrine ont consacré une seconde exception tirée de la pratique : une clause peut très bien stipuler expressément que le transfert du droit de brevet, au profit du nouveau titulaire, s’opérera en même temps que le transfert, à son profit, de l’action en contrefaçon (ou créance de réparations/dommages et intérêts) à l’encontre des éventuels faits contrefaisants antérieurs audit transfert de propriété, de sorte que le nouveau propriétaire sera fondé et autorisé, dès la publication de l’acte opérant le transfert, à poursuivre et solliciter leur réparation (V. en ce sens J. Azéma et J.-C. Galloux préc. pour lesquels « la jurisprudence admet que le cessionnaire peut agir pour des actes antérieurs à la cession lorsque ce droit lui a été cédé par une stipulation expresse du contrat », n° 589, p. 413. En ce sens : Cass. crim. 26 avril 1934 préc. p. 202 et, beaucoup plus récemment, CA Paris, Pôle 5, 2^ème Ch., 14 septembre 2012, n° 11/15529 : PIBD 2012, n° 973, III, p. 794, marque). Le transfert de l’action en contrefaçon pouvant très bien être traité dans un avenant au contrat principal.

 

28. Une autre solution pourrait consister à prévoir une clause stipulant que l’acte de cession rétroagira à la date du transfert. Ici encore, une telle clause n’est pleinement efficace que si la publication de l’acte a été faite.
29. Dans l’autre sens, si l’on peut dire, il peut arriver que la transmission de propriété soit subordonnée à la condition suspensive de son inscription de sorte que tant que celle-ci n’est pas opérée, c’est le titulaire d’origine qui est réputé le propriétaire du droit de brevet ce qui a le mérite de la clarté et évite au cessionnaire de se retrouver dans une situation ambigüe.

 

30. Manifestement, et même si l’arrêt de septembre 2022 ne le dit pas, Sony JP ne pouvait se prévaloir d’aucune des deux premières exceptions précitées tirées de la jurisprudence.

 

2.2. Quelles solutions pour tenter de surmonter la défaillance du demandeur ?

 

31. En cause d’appel, les Sociétés Sony ont tenté d’obtenir l’annulation du jugement entrepris en invoquant la violation du principe du contradictoire mais leur demande a été rejetée et même en cas de succès, la tardiveté de la publication aurait normalement continué à produire son effet.

 

32. Pour essayer de sortir de l’impasse dans laquelle elles se trouvaient, les appelantes auraient peut-être pu tenter également de se tourner vers la théorie de l’apparence. Les rares décisions qui s’y sont risquées semblent toutes avoir été rendues au seul bénéfice du titulaire initial, en l’occurrence le cédant des titres de brevet invoqués et pour cause, en l’absence de publication de la cession, le cédant pouvait légitimement être considéré comme étant demeuré propriétaire erga omnes de ces derniers.

 

33. On peut se référer notamment à un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris en 1926, en des termes particulièrement clairs : « Pendant la période comprise entre la date de cession et la date de l’enregistrement, le droit de poursuite appartient au cédant qui, quoique dessaisi vis-à-vis de son cessionnaire, dans ces rapports avec ce dernier, n’en demeure pas moins investi de ses droits vis-à-vis des tiers, vis-à-vis des contrefacteurs et peut les exercer jusqu’au jour où il est procédé à l’enregistrement» (CA Paris, 18 juin 1926 préc., p. 241).

 

34. Beaucoup plus récemment, il a été jugé par les premiers juges de Toulouse, au visa de l’article
    L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle, que « L’article L. 615-2 permet au titulaire du brevet de faire procéder à une saisie-contrefaçon, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance. Cette possibilité appartient au cessionnaire du brevet à partir du moment où la cession a été publiée au Registre national des brevets. L’inscription au RNB a pour effet de rendre la cession opposable aux tiers. Ainsi, pour la période comprise entre la cession et son inscription, le [cessionnaire] (et non « le cédant » comme écrit par erreur dans ce passage du jugement) dont les droits ne sont pas opposables aux tiers, n’a-t-il pas qualité pour requérir et pratiquer une saisie-contrefaçon. La seule personne habilitée à agir en vue de la protection du droit de propriété intellectuelle est alors le cédant, propriétaire initial du brevet […] Il reste en effet à l’égard des tiers, le seul titulaire du brevet» (TGI Toulouse, 1^ère Ch., 19 janvier 2006 : JurisData n° 2006-310153 ; Propr. indus. 2006, repère 9, Ch. Le Stanc. Dans le même sens, TGI Rennes, 22 octobre 2007, inédit ).

 

35. Cette jurisprudence est soutenue par une partie de la doctrine (J. Azéma et J.-C. Galloux préc. n° 589 p. 414), mais a été totalement contredite par au moins deux arrêts d’appel qui, pour autant, ne permettent pas au cessionnaire d’agir à l’encontre de faits commis antérieurement à la publication de la cession (CA Paris, 4^ème Ch. 29 mai 1996 : RDPI 1996, n° 67, p. 37 , note P. Véron ; CA Rennes, 2^ème Ch., 24 février 2009, n° 07/07424).

 

36. L’intervention volontaire du titulaire originel des droits en cause d’appel n’aurait pas pu être envisagée alors qu’il n’existait apparemment plus sous sa forme d’origine et que les appelantes portaient tous leurs efforts pour démontrer la réalité du transfert de droits au profit de Sony JP, ce qu’elles sont parvenues à faire puisqu’elles en ont convaincu la Cour d’appel.

 

37. Reste que les Sociétés Sony vont peut -être décider de se pourvoir en cassation, par exemple, pour vice de forme sur le fondement de la violation du principe du contradictoire déjà invoqué en appel.

 

38. Pour autant, en cas de succès et donc de cassation, qu’est-ce qui pourrait conduire la Cour d’appel de renvoi à revenir sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Sony JP et Sony UK eu égard à la tardiveté de l’inscription du transfert de propriété et au fait que les faits incriminés ont été constatés bien avant celle-ci ?

 

39. En outre, si la saisie-contrefaçon de décembre n’a pas été annulée – alors qu’elle aurait dû l’être normalement –, la matérialité des faits contrefaisants, examinée dans le cadre de la concurrence déloyale invoquée par Sony FR, n’a pas été reconnue par le jugement attaqué confirmé en appel et serait à nouveau débattue devant les juges, ce qui diminue encore un peu plus l’intérêt d’un pourvoi en cassation. Seul l’avenir pourra le dire…

 

En conclusion

 

40. C’est donc bien le défaut de publication, au plus tard avant le déclenchement des opérations de constat et de saisie-contrefaçon, qui est la seule et unique cause des deux fins de non-recevoir et des conséquences en cascade qui ont neutralisé l’action des Sociétés Sony.

 

41. On peut même supposer que Subsonic aurait été moins encline à contraindre Sony JP à justifier de la réalité de ses droits si cette formalité avait été faite dans les temps, même si, comme il a été dit, elle ne saurait valider juridiquement, dans sa globalité, la suite d’étapes au moyen desquelles Sony JP s’est vue investie de la propriété des brevets européens invoqués.

 

42. Ces fins de non-recevoir semblent bien difficiles à éviter et à contester tant la jurisprudence est et demeure hostile au cessionnaire qui n’a pas accompli à temps les formalités d’inscription du transfert de la propriété du titre de brevet dont il se prévaut, faisant de lui le titulaire d’un droit « virtuel» (CA Paris, Pôle 5, 1^ère Ch., 21 octobre 2009 préc. aux termes duquel « Considérant que l’article L. 613-9, alinéa 1^er du Code de la propriété intellectuelle dispose : « Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle » ; Considérant que ces dispositions ont pour effet de priver le titulaire d’un droit attaché à un brevet transmis ou modifié dont la transmission ou la modification n’aurait pas été inscrite au registre national des brevets, de toute possibilité d’agir contre un tiers en lui opposant ce même droit, lequel, en d’autres termes, devrait être tenu pour seulement virtuel jusqu’à son inscription ; que l’inopposabilité ainsi prévue se justifie par la nécessité d’inciter les titulaires de tels droits à procéder à l’inscription requise et satisfaire ainsi à la finalité d’intérêt général attachée à leur publicité »).