“Nullité/déchéance pour déceptivité et appréciation du risque de confusion : focus (sans concession) sur le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 21.01.2022 (RG/00412)” par Dorian GUIU

Droit des marques Propriété industrielle Propriété intellectuelle

L’appréciation, par la jurisprudence judiciaire française, du motif absolu de refus et de nullité visé à l’article L. 711-2-8° du Code de la propriété intellectuelle (ci-après CPI) et la sanction attachée aux marques déceptives ont longtemps été sources de malentendus et de controverses. A cet égard, la décision du Tribunal judiciaire de Paris du 21 janvier 2022 présente plusieurs intérêts, notamment celui de rappeler, de manière claire, la position exprimée par la Cour de cassation dans l’arrêt Léoville Poyferré du 15 mars 2017. Certains commentaires méritent également d’être émis sur la question de la contrefaçon dont l’appréciation, sur bien des aspects, apparaît hautement critiquable.

1/ Résumé du contexte factuel (en bref !)

Les faits soumis au tribunal peuvent être simplifiés de la façon suivante : une société (LA DISTILLERIE) fabrique et commercialise sous le nom « Cap Corse Mattei » un apéritif appelé « Cap Corse », mélange de vin, de quinquina, de plantes aromatiques et d’agrumes.

Elle est titulaire de plusieurs marques verbales intégrant le nom « Mattei » (MATTEI ; CAP MATTEI ; L.N. MATTEI) valables en France et couvrant notamment les boissons alcoolisées (à l’exception des bières).

Elle fait assigner la société TERROIRS DISTILLERS devant le Tribunal judiciaire de Paris en début d’année 2020, qui commercialise également un apéritif Cap Corse, distribué sous les marques françaises suivantes, qu’elle avait acquises peu de temps auparavant d’une société MAUNIER 1986 :

  • Une marque semi-figurative  déposée le 23.02.1979 pour des apéritifs à base de vin et de quinquina (classe 33) ;
  • Une marque verbale CAP MATTEI déposée le 07.06.1994 pour des apéritifs (classe 33).

LA DISTILLERIE sollicite la condamnation de TERROIRS DISTILLERS sur le fondement de la contrefaçon de ses marques en raison de l’usage du signe AUGUSTE MATTEI pour commercialiser du whisky, et invoque également la caractérisation de pratiques commerciales trompeuses pour avoir commercialisé des bouteilles induisant le consommateur en erreur sur la provenance du produit.

Elle demande par ailleurs la nullité de la marque semi-figurative précitée pour caractère trompeur et subsidiairement la déchéance de cette marque sur le fondement de l’article L. 714-6 du CPI, et très subsidiairement sur celui de l’article L. 714-5 du CPI. Seuls ces deux fondements de déchéance sont invoqués à l’appui de la contestation de l’autre marque de TERROIRS DISTILLERS (la marque verbale CAP MATTEI).

La contrefaçon est écartée par le Tribunal qui prononce, toutefois, la déchéance des deux marques contestées du défendeur.

2/ Observations

Si la question de la contrefaçon mérite quelques observations (B), c’est sur la déceptivité que réside l’intérêt principal de cette décision (A).

A/ Intérêts de la décision en matière de déceptivité

Le demandeur soutient que la marque  de TERROIRS DISTILLERS, au sein de laquelle l’élément verbal CAP CORSE est mis en valeur au côté d’une tête de maure, symbole du drapeau corse, conduit clairement le consommateur à penser que le produit commercialisé sous cette marque provient de Corse.

Au regard de la loi du 31 décembre 1964 (aujourd’hui abrogée, mais applicable à la marque en cause), cette marque serait déceptive, ce qui la rendrait nulle, dès lors que ni le raisin, ni le vin utilisé ne proviennent de Corse et que l’apéritif commercialisé sous cette marque est produit sur le continent.

Dans le cadre de son analyse, le tribunal distingue le nom CAP CORSE et la marque prise dans son ensemble.

S’agissant du nom pris en tant que tel (qui ne constitue pas une AOP/IGP), il estime que l’apéritif CAP CORSE, qui désignerait communément un apéritif à base de vin et de quinquina (ce qui nous semble pour le moins discutable, du point de vue du public pertinent), n’est pas réservé aux seuls apéritifs produits en Corse. Le tribunal en tire alors les conséquences : l’utilisation du nom CAP CORSE par le défendeur n’est pas en soi de nature à tromper le consommateur sur la provenance ou la qualité des produits.

Toutefois, il peut en aller différemment de l’adjonction à cet élément verbal CAP CORSE, d’éléments figuratifs de nature à conduire le consommateur à croire que le produit qui en est revêtu lui garantit une fabrication et un lieu et/ou selon des méthodes ou composants déterminés. En l’espèce, la présence d’une tête de maure, de profil et ceinte d’un bandeau blanc sera aisément reconnaissable comme symbolisant l’identité insulaire. Dans ce cadre, la mention CAP CORSE pourra renforcer la croyance du consommateur d’attention moyenne qu’il s’agit de produits de provenance corse.

Le tribunal déboute néanmoins la société LA DISTILLERIE de sa demande en nullité. La motivation mérite d’être citée (et commentée) :

« Néanmoins, s’agissant d’un motif absolu de nullité, lequel s’apprécie au jour du dépôt, le caractère déceptif d’une marque pour caractère trompeur doit s’apprécier en considération de la marque en elle-même, indépendamment du contexte et de l’usage qui en est fait.

Or, si la marque litigieuse est ainsi susceptible de se révéler trompeuse si l’apéritif à base de vin et de quinquina pour lequel elle est enregistrée en classe 33 ne provient pas effectivement de Corse, un tel caractère trompeur sera évidemment fonction de l’usage qui en est fait en pratique, de sorte que cette marque n’est pas nulle per se ».

Cet extrait doit être lu en lien avec la position développée par le tribunal sur la demande en déchéance pour déceptivité, formée à titre subsidiaire par le demandeur.

Après avoir rappelé que la provenance, entendue comme production en un lieu déterminé (en l’espèce la Corse) ne sous-entend pas nécessairement que cette production est opérée selon des méthodes ou avec des ingrédients exclusivement d’origine corse, le tribunal constate que l’unité de distillation du défendeur serait a priori située sur le continent, et non en Corse. Il en déduit alors que la marque serait devenue trompeuse, justifiant ainsi sa déchéance.

Rappelons que cette hypothèse de déchéance est prévue, s’agissant des marques françaises, à l’article L. 714-6-b) du CPI :

Encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait :

(…)

b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

Le principal intérêt de la présente décision réside dans la différence nette qu’elle opère entre la nullité pour caractère trompeur (actuel article L. 711-2-8° du CPI) et la déchéance pour déceptivité (article L. 714-6-b) du CPI).

En cela, elle mérite d’être saluée.

Rappelons que, selon les textes, ce cas de déchéance est censé sanctionner l’existence d’une tromperie du fait de l’exploitation, par son titulaire, d’une marque valable ab initio.

Elle s’inscrit ainsi dans le prolongement direct de l’arrêt – important, malgré son absence de publication au Bulletin – Léoville Poyferré rendu le 15 mars 2017 par la Cour de cassation (Cass. Com. 15 mars 2017, n° 15-19.513 et 15-50.038) :

Vu l’article L. 711-3 c) du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu’une marque est nulle lorsqu’elle est en elle-même susceptible de tromper le public sur l’une des caractéristiques des produits désignés dans son enregistrement, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les conditions de son exploitation, qui n’intéressent que la déchéance ultérieure des droits qui lui sont attachés ;

Attendu que pour rejeter la demande de nullité de la marque « Baron de [Q] » à raison de son caractère déceptif, l’arrêt constate que cette marque est enregistrée afin de désigner « les boissons alcooliques (à l’exception des bières), appellations Armagnac, Bas-Armagnac, Cognac, Brandy, Floc de Gascogne ; vins ; autres préparations alcoolisées ; fruits dans de l’alcool », puis retient qu’il n’existe aucun risque de confusion sur la provenance des produits, dès lors que le consommateur concerné, qui voudra acheter ou aura acheté une bouteille de tels produits, issus du Domaine de Jouanda dans les Landes et portant cette marque, ne sera pas amené à faire un lien avec le vin provenant de l’exploitation « Château Léoville [Q] », située dans le Médoc, commercialisé sous la marque complexe éponyme ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’enregistrement de cette marque ne précise pas l’origine géographique du vin qu’elle désigne, la cour d’appel, qui s’est fondée sur ses conditions d’exploitation, a violé le texte susvisé ;

Ainsi, la Cour rappelle utilement que la nullité doit être appréciée in abstracto, indépendamment des circonstances factuelles et des conditions d’exploitation. L’appréciation doit donc être opérée au regard (uniquement) du signe tel que déposé et des produits et services désignés.

Ces circonstances factuelles ne devraient, dès lors, être prises en compte que dans le cadre d’une demande en déchéance fondée sur l’article L. 714-6 du CPI.

En France, les décisions de juges du fond réitérant formellement cette distinction entre nullité et déchéance pour déceptivité sont rares. La décision commentée est, à notre connaissance, l’une des premières à le faire de manière aussi claire depuis l’arrêt Léoville Poyferré précité.

Il faut espérer que cette décision fera des émules au sein des tribunaux judiciaires, des cours d’appel et de l’INPI (dans le cadre des actions administratives en nullité/déchéance qui lui sont désormais soumises) dans le futur, et permettra ainsi de mettre un terme à une pratique jurisprudentielle française des plus contestables, consistant à prononcer la nullité d’une marque pour déceptivité en prenant appui, de façon plus ou moins marquée, sur des circonstances factuelles.

A titre d’exemples, parmi beaucoup d’autres, on peut citer l’affaire Premier sur le Matin ayant opposée la société VORTEX (exploitant la radio SKYROCK et déposante de la marque verbale Premier sur le Matin désignant des émissions radiophoniques) à NRJ, station concurrente, qui avait sollicité la nullité de cette marque pour déceptivité. Selon la Cour d’appel de Paris, qui a prononcé la nullité, l’expression Premier sur le Matin était de nature à faire croire aux auditeurs que la station SKYROCK était la plus écoutée sur la tranche horaire du matin. Or, ce n’était pas le cas au vu de l’audience des radios mesurée par MEDIAMETRIE qui établissait que SKYROCK n’était pas leader, en termes d’audiences, sur la tranche horaire concernée (CA. Paris, 4e ch. sect. a, 19 oct. 2005 (et rejet du pourvoi formé par la Cour de cassation – Cass. Com., 2 mai 2007, n° 05-22.029).

L’effectivité de cette distinction est importante car elle permet de donner un effet utile à cet article L. 714-6-b) (Y. Basire, la tromperie en droit des marques, Légipresse 2020, p. 85).

Surtout, les conséquences de la déchéance et d’une annulation ne sont pas les mêmes, compte tenu notamment de l’effet rétroactif induit par la nullité (la déchéance n’entrainant la perte du droit de marque que pour l’avenir, à compter de la date de la demande en déchéance ou – sur requête d’une partie – à la date à laquelle est survenue la cause de déchéance). A titre d’illustration, si la marque concernée est incluse dans l’objet d’un contrat, les implications de la sanction (nullité ou déchéance) pourront être bien différentes. Il en va de même en cas de contrefaçon alléguée de la marque et de la réparation que le titulaire pourrait solliciter au titre de l’atteinte antérieure à la prise d’effet de la déchéance.

Si la réitération de la règle posée (ou plutôt rappelée) par la Cour de cassation le 15 mars 2017 doit être approuvée, l’appréciation réalisée en l’espèce par le Tribunal judiciaire de Paris du caractère trompeur peut, toutefois, donner lieu à débat.

En effet, la marque  déchue couvre les apéritifs à base de vin et de quinquina. Ne pourrait-on pas considérer que, dans la mesure où cette désignation recoupe aussi bien les apéritifs en provenance de Corse (à l’égard desquels aucun grief de déceptivité ne pourrait être émis) que ceux qui n’en proviendraient pas, la marque apparaît trompeuse en elle-même, ab initio, en relation avec les apéritifs qui ne proviendraient pas de Corse ?

Rappelons qu’en matière de distinctivité, la jurisprudence européenne a eu l’occasion de préciser que si la marque est jugée non distinctive pour certains produits d’une catégorie générale, elle doit être refusée pour l’ensemble de cette catégorie même si elle est distinctive pour d’autres produits relevant de la même catégorie (TPICE, 20 nov. 2007, Tegometall International/Wupperman, T-458/05, pt. 94 ; TPICE, 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (TELE AID), T‑355/00). Il appartient au titulaire de faire la distinction entre les divers produits appartenant à une même catégorie (TPICE, 5 déc. 2002, BioID/OHMI, T-91/01, pt. 33).

Dans la mesure où le caractère trompeur constitue, à l’instar du défaut de distinctivité, un motif absolu de refus et de nullité, ne pourrait-on pas transposer cette solution visée notamment dans l’arrêt Daimler de 2002 au grief de déceptivité ? Ainsi, le déposant de la marque semi-figurative précitée n’ayant pas pris soin de distinguer, dans le libellé, les apéritifs de provenance corse des apéritifs ayant une autre provenance, l’éventuel vice de tromperie (applicable aux apéritifs ayant une autre provenance) invoqué à l’occasion d’une action en nullité pourrait ainsi – nonobstant l’absence d’AOP/IGP – s’étendre à la catégorie générale correspondant au libellé.

Ce raisonnement par analogie pourrait cependant être contesté, dans la mesure où il n’est pas certain que la distinction, en termes de provenance du produit, proposée ci-dessus, corresponde à l’hypothèse visée – en matière de distinctivité – par la jurisprudence précitée, qui concerne a priori l’hypothèse d’une pluralité de types de produits appartenant à une même catégorie générale.

A tout le moins, une nullité partielle aurait pu constituer une (autre) solution, justifiée par le fait que, sauf cas particulier, les motifs de nullité sont appréciés en fonction des produits ou des services désignés dans la marque contestée, comme l’a d’ailleurs rappelé la Cour de cassation en 2019 dans l’arrêt Label Rose (Cass. Com., 18 sept. 2019, n° 17-27.974) : cela amène en pratique à opérer des distinctions au sein des libellés.

Dans le même esprit, admettre – comme le fait la présente décision – la déchéance pour déceptivité des apéritifs à base de vin et de quinquina ne provenant pas de Corse pourrait être contestable au plan juridique. En effet, pour ces produits, la marque ne devient pas trompeuse du fait de l’usage de son titulaire, puisqu’elle était en réalité déceptive de manière intrinsèque, dès son dépôt, à la seule analyse du signe contesté.

Cette question de la sanction adéquate à appliquer au cas d’espèce comporte ainsi des aléas, en l’absence de jurisprudence clairement établie sur ce point, à notre connaissance : nullité intégrale de la marque ? Nullité partielle et déchéance partielle (en distinguant selon la provenance des produits concernés, au sein de la catégorie générale) ? Il serait souhaitable que le TUE, la CJUE ou la Cour de cassation se prononce clairement sur cette hypothèse particulière.

Enfin, il est intéressant de relever que le tribunal n’a pas subordonné l’admission de la déchéance à l’existence d’un usage qui aurait été préalablement non déceptif (avant de le devenir par la suite). Cette question, qui a suscité (et suscite encore à ce jour) des controverses, n’est même pas évoquée dans la décision qui, sur ce point, doit être approuvée, la déchéance devant – si les conditions du mécanisme sont réunies – trouver à s’appliquer même si la tromperie est caractérisée dès le premier usage.

B/ Concernant la contrefaçon : une appréciation (et une motivation parfois) très contestable du risque de confusion

Sur le terrain de la contrefaçon, la demanderesse est déboutée de ses demandes formées en raison de l’usage, par TERROIRS DISTILLERS, du signe AUGUSTE MATTEI.

La décision n’est toutefois pas exempte de critiques sur le plan juridique.

Même si le présent article n’a pas vocation à constituer une étude approfondie et intégrale de la décision, les points mis en exergue ci-après (à titre d’exemples, parmi d’autres qui auraient pu être évoqués) apporteront de l’eau au moulin de ceux qui estiment que la jurisprudence judiciaire française ne fait pas toujours preuve d’une rigueur et d’une précision suffisantes dans son appréciation du risque de confusion, et dans la motivation de ses décisions.

En premier lieu, aucune définition du public pertinent n’apparaît formellement avant ou après la comparaison des produits en conflit (on y trouve toutefois une référence rapide à l’occasion… de la comparaison conceptuelle). Outre l’imperfection méthodologique (cette définition constituant une étape à part entière dans la démonstration du risque de confusion), fréquente dans la jurisprudence française, ce focus aurait peut-être amené la juridiction, dans le cadre de la comparaison visuelle des signes en présence, à adopter une autre position. Après avoir rappelé la décision Barbara Becker de la CJUE selon laquelle si le nom patronymique présente généralement un caractère distinctif plus élevé que celui du prénom, il convient toutefois de tenir compte des éléments propres à l’espèce et en particulier du caractère peu courant ou très répandu du nom de famille, ce qui est de nature à jouer sur ce caractère distinctif (CJUE, 24 juin 2010, aff. C‑51/09 P, Barbara Becker, pt. 36), le Tribunal judiciaire de Paris considère en l’espèce que le patronyme « Mattei » serait très courant en Italie [sic] et assez répandu en Corse et dans les Bouches-du-Rhône.

Or, l’appréciation du caractère peu courant ou très répandu du nom de famille doit être effectuée à l’aune du territoire pertinent, qui n’est ici pas limité à la Corse ou à un département spécifique, mais au territoire français dans son ensemble. A cette échelle, l’appréciation – et les conclusions que l’on en tire – ne seront pas nécessairement les mêmes. Et en l’occurrence, peut-on soutenir que le nom « Mattei » soit très courant (à l’instar, par exemple, des noms Dupont, Durant, Petit, Martin, etc.) ? Il est permis d’en douter.

Le tribunal poursuit, s’agissant du prénom « Auguste », en considérant qu’à l’inverse, ce prénom serait relativement rare, sans doute pour en déduire – sans l’indiquer expressément – qu’ici, le prénom et le nom de famille auraient un degré de distinctivité équivalent, voire que le prénom serait plus distinctif que le nom de famille. Outre que l’arrêt Barbara Becker ne fait référence qu’au caractère courant ou peu répandu du nom de famille (et non du prénom), il nous semble que la prétendue « rareté » du prénom Auguste (qui a tout de même été attribué près de 700 fois à la naissance en 2020, en augmentation constante depuis une quinzaine d’années (Selon les résultats accessibles sur le site http://www.prenomstat.com/), ce qui est loin d’être négligeable), ou plus exactement le fait qu’il soit moins usité aujourd’hui qu’à certaines époques passées ne devrait pas entrer en ligne de compte dans l’appréciation de la pondération du caractère distinctif à opérer dans un signe composé d’un prénom et d’un nom de famille. Que le prénom soit ancien et moins répandu aujourd’hui qu’il n’a pu l’être par le passé ne modifie pas la perception du public, qui identifiera à n’en pas douter le terme « Auguste » comme étant un prénom qui, comme tout prénom quand il est perçu comme tel, ne sert qu’à identifier un membre d’une famille donnée.

D’ailleurs, nombreux sont les exemples – notamment dans les décisions d’opposition rendues par l’INPI – qui ont jugé que le nom de famille était plus distinctif que le prénom (avec pour conséquence la caractérisation d’une similarité en cas de reprise du nom de famille, seul ou associé à un autre prénom), dans des espèces où le prénom était encore moins usité que ne l’est aujourd’hui Auguste…

Pour ne donner qu’une illustration récente opposant les signes  et AMAND PASQUIER :

Si ces signes diffèrent par la substitution du prénom AMAND au prénom GERARD au sein du signe contesté et la présence d’un élément figuratif au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à tempérer ces différences.

En effet, le nom PASQUIER commun aux signes en cause, distinctif au regard des produits invoqués constitue l’élément prépondérant de ces signes en tant que nom de famille, en ce qu’il permet à lui seul d’identifier une personne physique par l’appartenance à une famille, au contraire des prénoms AMAND et GERARD qui ne servent qu’à identifier un membre de cette famille.

Le prénom Gérard est, en effet, attribué à peine une dizaine de fois par an à la naissance depuis une quinzaine d’années (INPI, 21 oct. 2021, OPP 21-2126). Il en va de même du prénom René : une opposition à l’encontre du signe verbal BOIVIN ATELIER PARISIEN DEPUIS 1920, introduite sur le fondement de la marque verbale RENE BOIVIN a été logiquement accueillie en 2019 (INPI, projet de décision devenu définitif le 14 août 2019, OPP 19-0980).

Le tribunal consent tout de même à admettre que les signes sont visuellement faiblement similaires, dès lors qu’ils partagent l’élément commun « Mattei ».

Il y a également matière à critique dans la détermination, par le tribunal, des éléments distinctifs et dominants des signes en conflits : « si le terme « MATTEI » est à l’évidence l’élément dominant des marques verbales uniquement composées de ce signe, il l’est également dans la marque « CAP MATTEI » dans laquelle il apparaît comme l’élément le plus distinctif ».

Ce faisant, le tribunal semble lier les notions de distinctivité et de dominance, qui sont pourtant bien distinctes. Le tribunal récidive d’ailleurs en indiquant dans la foulée : « dans la marque LN MATTEI, il est également mais plus faiblement dominant du fait du caractère également distinctif du signe LN (…) ».

Rappelons que, s’il est de jurisprudence (européenne) constante que, en règle générale, le public pertinent ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, le caractère distinctif faible d’un élément d’une telle marque n’implique pas nécessairement que celui-ci ne puisse constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe, de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci (V. par ex., TUE 1 déc. 2021, T-359/20, pt. 73). Aux fins d’apprécier le caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ses composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (V. par ex., TUE 20 oct. 2021, T-560/20, pt. 40).

Le Tribunal judiciaire de Paris opère donc une confusion dans les notions de distinctivité et de dominance qui, malgré leur association dans l’expression « prise en compte des éléments distinctifs et dominants » bien connue depuis l’arrêt Sabel de 1997 (CJCE, 11 nov. 1997, C-251/95, Sabel BV v. Puma AG), sont distinctes et n’ont pas les mêmes implications dans l’appréciation du risque de confusion.

Sur le plan conceptuel, le tribunal juge que, contrairement aux prétentions du défendeur (qui estimait que le signe AUGUSTE MATTEI faisait référence à un personnage corse), il n’est pas établi qu’Auguste Mattei constituerait, auprès du public pertinent, une personne physique historiquement ou culturellement identifiée. La décision paraît devoir être approuvée sur ce point, le tribunal n’ayant cette fois-ci pas circonscrit son référentiel au seul public corse.

Malheureusement, la juridiction ne conclut pas clairement : « Hormis une évocation de la Corse ou de l’Italie, les signes en cause sont donc les uns et l’autre sans signification particulière sur le plan conceptuel ». Le juge estime-t-il qu’aucune comparaison conceptuelle n’est possible ? Ou bien que les signes seraient similaires (mais dans ce cas, à quel degré ?) ?

Il importe cependant de rappeler que la jurisprudence européenne n’est pas entièrement fixée sur la manière de procéder à la comparaison conceptuelle en présence de signes faisant référence à des noms ou à des prénoms de personnes. Selon un premier courant jurisprudentiel, le fait que des marques comportent des noms ou des prénoms de personnes ouvre la possibilité à une comparaison conceptuelle, mais n’implique pas nécessairement une similitude conceptuelle, celle-ci ne pouvant résulter que d’un examen de chaque cas d’espèce. Selon un second courant jurisprudentiel, la comparaison conceptuelle entre des marques composées de noms ou prénoms de personnes s’avère en principe impossible et neutre, sauf circonstance particulière rendant possible cette comparaison, telle que, par exemple, la célébrité d’une personne en cause ou le contenu sémantique d’un nom. C’est ce qu’a récemment rappelé le TUE dans un arrêt ROLF (TUE, 30 juin 2021, T‑531/20, Rolf, pt. 63), sans d’ailleurs se prononcer dans cet arrêt sur la position à privilégier. La question mériterait donc d’être clarifiée par le TUE, voire par la Cour.

Au plan phonétique, la juridiction estime qu’une « ressemblance partielle » peut être retenue, sans que l’on sache précisément à quel degré précis de similarité cette notion correspond… Il pourrait s’agir d’un degré moyen si l’on se fie à la motivation de la décision dans la partie relative au risque de confusion (Cf. point 1.3 de la décision).

En effet, le tribunal indique dans cette rubrique dédiée à l’appréciation du risque de confusion : « au regard de la ressemblance moyenne constatée entre les signes en cause sur les plans visuel, phonétique et intellectuelle (…) » : rappelons cependant que le tribunal avait conclu, dans la comparaison visuelle, à un degré faible de similarité (Cf. supra) ! Cette contradiction est regrettable, car elle brouille la compréhension et la cohérence du raisonnement du tribunal et l’appréciation que l’on peut en faire.

Le tribunal poursuit : « (…) aucun risque de confusion n’apparaît de prime abord évident [sic], même en tenant compte de l’identité des produits (…) ». Tout d’abord, la rédaction peut surprendre : le risque de confusion est soit caractérisé, soit exclu, au regard d’une appréciation globale du risque de confusion tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette extrême précaution dans la tournure employée laisserait presque penser que le tribunal n’est lui-même pas complètement convaincu par sa conclusion.

Et il y a peut-être de quoi. En effet, sur le fond, il apparaît étonnant que si les signes sont similaires à un degré moyen aux plans visuel, phonétique et conceptuel comme l’affirme ici le tribunal, le risque de confusion soit écarté. A fortiori :

  • lorsque les produits sont, comme en l’espèce, identiques. Il est néanmoins utile de relever que le tribunal précise « même en tenant compte de l’identité des produits », faisant ici implicitement référence au principe d’interdépendance des facteurs, paramètre capital dans l’appréciation du risque de confusion et trop peu souvent évoqué (et pris en compte) dans la jurisprudence française, en tout cas jusqu’à une période récente ;
  • compte tenu de l’invocation, par le demandeur, d’une famille de marques (dont il convient de tenir compte aux fins de l’appréciation du risque de confusion) dont « Mattei » est l’élément commun. Même si la prise en compte de cette notion de famille de marques est jusqu’à présent assez rare dans la jurisprudence française et si son existence apparaît a priori discutable au cas d’espèce, force est de constater que le tribunal écarte l’incidence de la famille alléguée comme étant impropre à établir un risque de confusion sans examiner formellement et de manière précise les conditions d’application de cette théorie jurisprudentielle ; sa justification, qu’elle lie à des aspects relatifs à la renommée, peine à convaincre.

En définitive, l’exclusion de la contrefaçon apparaît très contestable (la réfutation du risque de confusion dans le contexte précité est d’ailleurs en décalage avec une jurisprudence française bien établie en matière de « signes patronymiques »). La motivation l’est – sur ce volet – tout autant !

Sans nul doute, l’appel (probable) s’annonce corsé ! Affaire à suivre, en espérant que la Cour d’appel saisie s’inscrira elle aussi, s’agissant de la déceptivité, dans le mouvement initié par la Cour de cassation dans l’arrêt Léoville Poyferré.

“Nullité/déchéance pour déceptivité et appréciation du risque de confusion : focus (sans concession) sur le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 21.01.2022 (RG/00412)” par Dorian GUIU, Conseil en Propriété Industrielle, Associé GUIU IP, Chargé d’enseignement au CEIPI

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