Contrefaçon de marque : la demande reconventionnelle en déchéance à l’épreuve de l’intérêt à agir – À propos du jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 7 mai 2026

Par Marion Doré, Avocate au Barreau de Paris

Le principe est bien connu : le titulaire qui n’a pas fait un usage sérieux de sa marque pendant une période ininterrompue de cinq ans est susceptible d’être déchu de ses droits en vertu de l’article 58 du Règlement (UE) 2017/1001 et de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle.

La question de l’étendue de la demande reconventionnelle en déchéance pour défaut d’usage sérieux est, en revanche, moins évidente. Une décision rendue le 7 mai 2026 par la 3e chambre du Tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris, 7 mai 2026, n°23/12918) vient précisément la relancer.

Le Tribunal retient en effet que le défendeur à une action en contrefaçon de marque ne peut solliciter la déchéance que pour les produits et services qui lui sont effectivement opposés dans le cadre de cette action.

Si cette solution a longtemps prévalu, des décisions récentes ont toutefois conduit à distinguer le régime applicable, selon que la demande reconventionnelle porte sur la déchéance d’une marque française ou d’une marque de l’Union européenne. Le jugement du 7 mai 2026 ne semble pourtant pas reprendre cette distinction.

Le contexte du litige  

La société Shakespeare and Company exploite la librairie anglophone éponyme située dans le 5e arrondissement de Paris. Son activité principale consiste dans la vente au détail de livres, journaux et articles de papeterie. Elle commercialise également des produits dérivés, notamment des tote-bags, des tee-shirts et des sweat-shirts portant le signe « Shakespeare and Company », accompagné d’une représentation graphique de la devanture de la librairie.

Reprochant à plusieurs sociétés du groupe Amazon de commercialiser des tee-shirts et des pulls à capuche reproduisant le dessin de la librairie, la société Shakespeare and Company les a assignées en contrefaçon de marques et de droit d’auteur.

Trois marques étaient invoquées au soutien de l’action en contrefaçon de marques :

• • • la marque verbale française SHAKESPEARE AND COMPANY n°3504646, déposée le 5 juin 2007, désignant des produits et services relevant des classes 9, 16, 18, 25, 28, 41 et 43 ;
    • la marque verbale française SHAKESPEARE AND COMPANY n°4108416, déposée le 18 juillet 2014, désignant des produits et services relevant des classes 14, 16, 21, 22, 25, 28, 30, 41 et 43 ;
    • la marque verbale de l’Union européenne SHAKESPEARE AND COMPANY n°013147831, déposée le 6 août 2014, désignant des produits et services relevant des classes 14, 16, 21, 22, 25, 28, 30, 41 et 43.

La demanderesse opposait plus particulièrement les tee-shirts, sweat-shirts et tote-bags.

Les trois marques étant soumises à obligation d’usage sérieux, les sociétés Amazon ont sollicité, à titre reconventionnel, leur déchéance pour des produits relevant des classes 18, 22 et 25, au-delà des seuls produits qui leur étaient opposés.

L’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 8 juin 2023 : la demande reconventionnelle en nullité d’une marque de l’Union européenne n’est pas limitée par l’objet du litige

Dans son arrêt du 8 juin 2023 (CJUE, 8 juin 2023, C-654/21), la Cour de justice de l’Union européenne était saisie de la question de savoir si une demande reconventionnelle fondée sur un motif absolu de nullité devait être limitée aux produits et services invoqués dans le cadre de l’action en contrefaçon.

La Cour répondait par la négative : une demande reconventionnelle en nullité d’une marque de l’Union européenne peut concerner l’ensemble des droits que le titulaire tire de l’enregistrement de celle-ci, sans que son objet soit limité par le cadre contentieux défini par l’action en contrefaçon (point 30 de l’arrêt).

Deux considérations principales fondent cette solution :

• • • La première : le caractère autonome de la demande reconventionnelle

La Cour souligne tout d’abord que la demande reconventionnelle constitue une demande distincte et autonome, dont le traitement procédural est indépendant de celui de la demande principale. Certes, l’exercice de cette voie de droit suppose qu’une action en contrefaçon ait préalablement été introduite, mais la demande reconventionnelle vise à étendre l’objet du litige afin de faire reconnaître une prétention distincte de celle qui fait l’objet de la demande principale. Elle ne constitue donc pas un simple moyen de défense dès lors que son sort ne dépend pas de celui de l’action en contrefaçon à l’occasion de laquelle elle a été introduite. Compte tenu de ce caractère autonome, la Cour considère que l’objet de la demande reconventionnelle ne saurait être restreint par celui de l’action principale (point 35 de l’arrêt).

• • • La seconde : l’équivalence des effets avec une action engagée devant l’EUIPO

La Cour relève ensuite que les effets d’une demande reconventionnelle sont les mêmes que ceux d’une demande de nullité d’une marque de l’Union européenne prononcée à l’issue d’une procédure devant l’EUIPO (point 44 de l’arrêt).

Le défendeur à l’action en contrefaçon doit donc pouvoir bénéficier d’une possibilité de contestation d’une portée équivalente. Rien ne justifierait que la demande reconventionnelle portée devant le juge soit soumise à des conditions plus restrictives qu’une demande introduite directement devant l’EUIPO.

Il en résulte qu’une demande reconventionnelle en nullité d’une marque de l’Union européenne peut porter sur un ensemble de produits et services plus large que celui invoqué au soutien de l’action principale en contrefaçon.

Certains auteurs ont estimé que la solution ainsi dégagée à propos des marques de l’Union européenne avait également vocation à s’appliquer aux marques nationales, dès lors que les mêmes principes d’autonomie procédurale de la demande reconventionnelle et de compétence partagée entre les juridictions et les offices nationaux de marques pouvaient être invoqués (A. Folliard-Monguiral, Marques de l’Union européenne. Affaire préjudicielle – Arrêt LM : portée autonome de l’action reconventionnelle, Propriété industrielle n° 9, septembre 2023, comm. 49).

Pourtant, dans un arrêt du 7 novembre 2025, la Cour d’appel de Paris a retenu, s’agissant cette fois d’une demande reconventionnelle en déchéance et non en nullité, deux régimes distincts selon la nature française ou européenne de la marque en cause.

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 novembre 2025 : la coexistence de deux régimes distincts selon la nature de la marque 

Dans son arrêt du 7 novembre 2025 (Cour d’appel de Paris, 7 novembre 2025, n°24/15096), la Cour d’appel de Paris était appelée à se prononcer sur une demande reconventionnelle en déchéance portant sur l’ensemble des produits et services couverts par les deux marques invoquées au soutien de l’action en contrefaçon, l’une française et l’autre de l’Union européenne.

Dans cette décision, la Cour d’appel de Paris distingue selon la nature de la marque concernée.

S’agissant de la marque de l’Union européenne, elle rappelle la solution dégagée par la CJUE dans son arrêt du 8 juin 2023 et la transpose à la demande reconventionnelle en déchéance. Elle en déduit que le défendeur est recevable à demander la déchéance pour l’ensemble des produits et services visés à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, et non pour les seuls produits et services qui lui sont opposés dans le cadre de l’action en contrefaçon.

S’agissant de la marque française, la Cour retient au contraire une solution plus restrictive. Faisant application des articles 70 du Code de procédure civile et L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, elle considère que l’intérêt à agir en déchéance s’apprécie au regard des produits et services opposés au défendeur dans le cadre de l’action en contrefaçon. La Cour d’appel déclare en conséquence irrecevable la demande en déchéance pour les produits et services qui ne sont pas opposés au défendeur. Elle précise à cet égard que le régime juridique des marques françaises est distinct de celui des marques de l’Union européenne.

Il résulte ainsi de cet arrêt une coexistence de deux régimes : pour une marque de l’Union européenne, la demande reconventionnelle en déchéance peut porter sur l’ensemble des produits et services couverts par l’enregistrement, y compris ceux qui ne sont pas opposés au titre de la contrefaçon tandis que pour une marque française, elle demeure limitée aux produits et services effectivement opposés au défendeur.

Ce n’est toutefois pas la solution retenue par le Tribunal judiciaire de Paris dans sa décision du 7 mai 2026.

Le jugement du 7 mai 2026 : l’absence de distinction entre les marques françaises et la marque de l’Union européenne

Dans sa décision du 7 mai 2026, la 3e chambre du Tribunal judiciaire de Paris retient que les sociétés du groupe Amazon ne justifient d’un intérêt à agir en déchéance que pour les produits qui leur sont opposés au titre de la contrefaçon, et non pour l’ensemble des produits visés en classes 18, 22 et 25.

Surtout, le Tribunal n’opère aucune distinction entre les deux marques françaises et la marque de l’Union européenne.

Il déclare ainsi les sociétés Amazon irrecevables à solliciter la déchéance des trois marques pour les produits autres que les tote-bags, sweat-shirts et tee-shirts.

Contrairement à la Cour d’appel de Paris quelques mois auparavant, le Tribunal ne distingue donc pas selon la nature de la marque et limite, pour les trois titres, la demande en déchéance aux seuls produits opposés dans le cadre de l’action en contrefaçon.

Cette décision entretient ainsi une incertitude sur le régime applicable aux demandes reconventionnelles en déchéance, mais également en nullité, selon qu’est en cause une marque française ou une marque de l’Union européenne.

Il conviendra de suivre l’éventuel appel de cette décision sur ce point et, le cas échéant, la position qu’adoptera la Cour d’appel de Paris.

La question présente une importance pratique certaine pour les titulaires de marques qui doivent, avant d’engager une action en contrefaçon, garder à l’esprit que le défendeur pourrait demander, à titre reconventionnel, la déchéance de la marque pour un périmètre plus large que celui des seuls produits et services opposés.

Contrefaçon de marque : la demande reconventionnelle en déchéance à l’épreuve de l’intérêt à agir – À propos du jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 7 mai 2026

Par Marion DORÉ, Avocat au Barreau de Paris