Par Maître Emma Lucas et Maître Grégoire Merrer, avocats au Barreau de Paris et Quitterie Desjacques, stagiaire – Cabinet Gide Loyrette Nouel.
Le 3 mars 2026, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rendu une décision remarquée dans l’affaire opposant Mara Cristina Teresa Romeo Pinedo, titulaire de la marque figurative de l’UE
déposée le 2 septembre 2019 et enregistrée le 24 février 2022 pour désigner des produits des classes 3, 9 et 14 (“Marque contestée“) à la société Frida Kahlo Corporation.
La société Frida Kahlo Corporation a formé une demande en nullité de la Marque contestée pour l’ensemble des produits visés, en application de l’article 60 §2 c) du Règlement sur la marque de l’Union européenne (“RMUE“). Sa demande était fondée sur plusieurs droits antérieurs, dont un enregistrement de droit d’auteur auprès de l’office américain du droit d’auteur et deux enregistrements de droits d’auteur mexicains, portant sur des œuvres représentant Frida Kahlo.
La titulaire de la Marque contestée s’oppose à cette demande en nullité, faisant valoir, au soutien de sa défense, que les œuvres invoquées seraient dépourvues d’originalité.
Par une décision du 6 juin 2025, la division d’annulation de l’EUIPO a prononcé la nullité de la Marque contestée, au motif de fortes similitudes visuelles entre les signes, tenant notamment au visage stylisé, au fond blanc, aux cheveux noirs, ainsi qu’à la présence de fleurs disposées aux mêmes emplacements. Elle a relevé que ces éléments reprenaient les caractéristiques essentielles de l’œuvre antérieure, auxquelles n’étaient apportées que des variations mineures, elles-mêmes dépourvues d’originalité. En conséquence, la division a conclu que la Marque contestée constituait une “altération” de l’œuvre protégée par le droit d’auteur et devait, à ce titre, être annulée.
L’enregistrement d’une œuvre auprès d’un office étranger n’emporte aucune présomption quant à son originalité
Le 3 mars 2026, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation.
La chambre de recours relève au préalable que, bien que l’Union européenne ne soit pas partie contractante à la Convention de Berne, elle est liée par le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, la directive 2001/29, ainsi que par l’accord sur les ADPIC, et doit, à ce titre, respecter les articles 1 à 21 de la Convention de Berne.
Elle reproche à la division d’annulation d’avoir présumé l’originalité de l’œuvre au regard de son enregistrement auprès de l’office américain et de ne pas avoir vérifié si l’œuvre enregistrée aux États-Unis satisfaisait aux exigences d’originalité conformément à la jurisprudence européenne.
La chambre précise qu’un certificat administratif étranger peut servir à étayer des éléments tels que la date formelle de propriété ou de dépôt, mais ne dispense pas l’EUIPO d’opérer une analyse de fond afin de vérifier si l’illustration constitue une création intellectuelle propre à son auteur, reflétant des choix libres et créatifs, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 16 juill. 2009, C-5/08, aff. Infopaq ; CJUE, 12 sept. 2019, C-683/17, aff. Cofemel).
La chambre constate par ailleurs qu’aucun élément ne permet de confirmer que le graphisme en cause a fait l’objet d’une reconnaissance en tant qu’œuvre protégée à l’issue d’un examen juridictionnel sur le fond.
En outre, la chambre reproche à la division d’annulation d’avoir omis d’examiner des pièces relatives à la chronologie de la création des éléments constitutifs de la Marque contestée.
Faute d’analyse de fond sur l’originalité et d’examen des pièces pertinentes, la décision attaquée est annulée et l’affaire est renvoyée devant la division d’annulation. Cette dernière devra non seulement vérifier si l’œuvre invoquée atteint le seuil d’originalité exigé par la jurisprudence de l’Union, mais devra également examiner les autres droits antérieurs invoqués, à savoir les enregistrements de droits d’auteur mexicains.
Ainsi, il résulte de cette décision de la chambre de recours que, à défaut de démonstration de l’originalité, le droit antérieur invoqué ne peut ni bénéficier de la protection par le droit d’auteur ni être opposé à la validité d’une marque.
L’intérêt croissant de l’EUIPO pour le droit d’auteur
Bien que le droit d’auteur n’entre pas dans le champ des missions de l’EUIPO en vertu de l’article 151 du RMUE, l’Office a progressivement développé une expertise substantielle en la matière, à travers les travaux de l’Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle et la mise en place d’outils et d’initiatives dédiés (bases de données pour les œuvres orphelines et œuvres hors commerce par exemple). Le lancement d’un centre de connaissances sur le droit d’auteur s’inscrit dans cette dynamique et témoigne de l’intérêt croissant de l’EUIPO pour ces questions.
Lorsqu’un droit d’auteur est invoqué dans le cadre d’une action en nullité, l’EUIPO doit procéder à l’examen des conditions de protection et notamment de l’originalité de l’œuvre antérieure.
En vertu de l’article 60, § 2, c) du RMUE, un droit d’auteur peut constituer un “droit antérieur” permettant de fonder une action en nullité de la marque, dès lors que son usage peut être interdit en vertu de la législation de l’UE ou du droit national qui en régit la protection.
Cet article suppose ainsi que l’EUIPO établisse si les conditions tenant à l’originalité ont été réunies, conformément au droit de l’Union (CJUE, 16 juill. 2009, C-5/08, aff. Infopaq ; CJUE, 12 sept. 2019, C-683/17, aff. Cofemel), étant précisé que cette originalité ne se présume pas, ainsi que l’a récemment rappelé la Cour de justice (CJUE, 4 déc. 2025, C-580/23 et C-795/23, aff. Mio).
Conformément aux Directives de l’EUIPO relatives aux marques, il ne saurait suffire, pour celui qui se prévaut de la qualité d’auteur d’une œuvre prétendument originale, d’invoquer une législation nationale ou de citer la jurisprudence nationale relative à l’originalité. Le demandeur en nullité doit également présenter une argumentation convaincante concernant la raison pour laquelle il parviendrait, en vertu de ladite législation nationale, à interdire l’usage de la marque contestée.
Dans une décision du 15 avril 2024 (EUIPO, Division d’Annulation, 15 avril 2024, Annulation N° C 36 899), la division d’annulation avait déjà reproché à la demanderesse d’une action en nullité de ne pas avoir apporté “les éléments susceptibles de démontrer qu’elle remplirait les conditions requises par le droit français pour agir sur la base du droit d’auteur”.
Cette exigence s’inscrit, plus largement, dans une évolution de la pratique de l’EUIPO vers un examen des conditions de protection de droit d’auteur lorsqu’il est invoqué à titre de droit antérieur, dont la décision Frida Kahlo constitue une illustration récente.
En France, l’enregistrement d’un droit d’auteur auprès d’un office étranger ne suffit pas non plus à établir l’originalité d’une œuvre.
Dans un rapport de 2020, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) avait envisagé l’instauration d’une présomption d’originalité afin de faciliter la tâche des auteurs dans un contentieux devenu extrêmement probatoire (CSPLA, Rapport de mission “La preuve de l’originalité”, 15 décembre 2020), mais la législation ne prévoit pas, à ce jour, une telle présomption.
Les juridictions françaises rappellent de manière constante que l’originalité ne se présume pas. La contestation du caractère original d’une œuvre constitue d’ailleurs un moyen de défense classique, bien connu des praticiens. Lorsqu’un tel moyen est soulevé, les juridictions procèdent ainsi systématiquement à une vérification des conditions de protection par le droit d’auteur, étant précisé que la charge de la preuve incombe à la partie qui s’en prévaut. Dans l’affaire commentée, le titulaire de la Marque contestée avait justement nié le caractère original de l’œuvre.
Récemment, le Tribunal judiciaire de Paris, dans le cadre d’une action en contrefaçon de logiciel, a rappelé que l’existence d’un certificat d’enregistrement délivré sur un territoire ne faisait pas exception au principe selon lequel l’originalité ne se présume pas, mais se prouve. Il a ainsi débouté la société américaine Dassault Systèmes Solidworks Corporation de son action en rappelant qu’il appartient au demandeur de démontrer “l’originalité des composantes du logiciel“. Faute de la moindre explication sur ces éléments et de toute pièce produite, autre que le certificat d’enregistrement auprès de l’US Copyright Office, rien ne permettait de qualifier le logiciel d’original (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 25 sept. 2025, n° 24/00326).
Si un certificat d’enregistrement étranger ne saurait ainsi dispenser le demandeur de la démonstration de l’originalité alléguée, il peut cependant être susceptible d’apporter des éléments d’appréciation sur la chronologie de la création.
Par une décision du Tribunal judiciaire de Paris, rendue le 15 février 2024, dans une affaire relative au camion-monstre “El TORO LOCO”, il avait déjà été précisé qu’un certificat d’enregistrement américain “s’il ne produit pas d’effet en France sous l’angle des droits d’auteur, donne néanmoins une indication pour dater la création” (TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 15 févr. 2024, n° 22/05311).
Comme en droit de l’UE et devant l’EUIPO, l’enregistrement d’une œuvre auprès d’un office étranger ne saurait créer une présomption d’originalité en France.
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Auteur ou praticien, engager une action en nullité de marque fondée sur un droit d’auteur suppose une vigilance particulière : la charge de la preuve de l’originalité pèse intégralement sur l’auteur. Celle-ci ne peut être satisfaite qu’au moyen d’un dossier probatoire solide, structuré et rigoureusement argumenté, répondant aux exigences strictes du droit de l’Union européenne.
(Décision R1372/2025-2 du 03/03/2026 de la 2ème Chambre de Recours de l’EUIPO)
Le simple enregistrement d’une œuvre auprès d’un office étranger ne suffit pas à démontrer l’originalité d’une œuvre, selon l’EUIPO
Par Maître Emma Lucas et Maître Grégoire Merrer, avocats au Barreau de Paris et Quitterie Desjacques, stagiaire – Cabinet Gide Loyrette Nouel.