Par Me Pierre-Yves THOMÉ, Avocat en propriété intellectuelle, droit du numérique, des données personnelles et du e-commerce chez FIDAL.
Le Tribunal de l’Union européenne a livré, dans son arrêt Pols FREEZE FRESH (T-106/25 – Pols Erm / EUIPO – Holder, 04/03/2026) un rappel très pédagogique des règles applicables à la comparaison d’une demande de marque semi-figurative face à une marque renommée de l’Union européenne, également semi-figurative.
Suite à un dépôt d’une marque de l’Union européenne pour des produits assez génériques du domaine de l’agroalimentaire dans les classes 29, 30, 31 et 32, (et d’un dépôt plus surprenant en classe 31 pour des « animaux vivants, organismes pour l’élevage »), la société HOLDER avait fait opposition sur le fondement
d’une marque de l’Union européenne n°17057019 , enregistrée en classes 29, 30, 32, 35 et 43, et d’une
marque de l’Union européenne n°17092719 enregistrée en classes 29, 30, 35 et 43.
Outre le risque de confusion entre deux marques similaires ou identiques pour des produits similaires ou identiques (art. 8§1.b du règlement sur la marque de l’Union européenne, ci-après le RMUE), l’opposante avait également fondé son action sur la renommée de sa marque de l’Union européenne n°17057019 (art 8§5 du même règlement).
La division d’opposition a accueilli cette demande sur le fondement de l’article 8§5, décision globalement confirmée par l’EUIPO après un recours de la déposante.
Cette dernière formule ensuite un nouveau recours devant le Tribunal de l’UE, qui se prononce à titre principal sur l’application de l’article 8§5 du RMUE à l’espèce.
I. Un rappel bienvenu des conditions d’application de l’article 8§5 du RMUE
Le Tribunal adopte comme à son habitude une approche didactique, et rappelle les 4 conditions cumulatives nécessaires à l’application de l’article 8§5 :
1. La marque antérieure doit être enregistrée,
2. La marque antérieure doit être identique ou similaire à la marque contestée,
3. La marque antérieure doit jouir d’une renommée dans l’Union,
4. L’usage sans juste motif de la marque doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté à ce caractère distinctif ou cette renommée.
Le Tribunal applique ensuite ces conditions en en précisant les contours.
Si la première condition n’appelle pas de précisions, le Tribunal rappelle conformément à la jurisprudence antérieure que la deuxième suppose l’application d’une comparaison identique à une comparaison “classique” de signes en conflit.
L’application simultanée des articles 8§1.b) et 8§5 n’appelle donc pas d’examens de similarité distincts, qui répondraient à des critères différents.
Les conséquences de cet examen sont toutefois différentes : outre la nécessaire caractérisation d’une renommée au sein de l’UE, il faut établir un lien et des atteintes spécifiques, plus faciles à démontrer que le risque de confusion « classique ».
Ces conditions sont détaillées plusieurs fois dans la décision du Tribunal, et ce dernier va donc s’attacher à les appliquer.
II. Une comparaison fondée sur la caractérisation d’éléments dominants et distinctifs indissociable du libellé de marque
Le Tribunal doit comme souvent évaluer les éléments dominants et distinctifs des signes en cause. Si cette caractérisation est toujours mise en œuvre par rapport aux produits et services protégés, ce point a ici un aspect important.
Le Tribunal rappelle d’abord que l’enjeu pour définir un élément distinctif est d’examiner si cet élément a une aptitude à contribuer à l’identification des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée.
Le caractère dominant, lui, doit être évalué en prenant en compte les qualités intrinsèques de chacun des composants de la marque, en les comparant à celles de ses autres composants.
Dans la lignée d’une jurisprudence aujourd’hui bien établie, le Tribunal va principalement prendre en compte les éléments verbaux des signes en cause, au détriment d’une dimension figurative finalement plus anecdotique.
Pour la marque semi-figurative de la société HOLDER, la cour se concentre de manière évidente sur le mot « Paul », écartant la dimension figurative peu distinctive du signe, ainsi que les mots « depuis 1889 », descriptifs de la date de début d’activité du titulaire.
La question est plus sensible en ce qui concerne la marque contestée, puisque le mot principalement mis en avant dans le signe est bien le terme « FREEZE FRESH ». Le Tribunal va toutefois l’écarter, tout comme les instances inférieures, en considération de la compréhension par une large partie du public pertinent des mots anglais en cause. Ce terme est alors descriptif des produits désignés, puisqu’il « tend à indiquer que les produits en cause, qui sont des produits alimentaires dans leur ensemble, sont congelés et frais ou fraîchement congelés, ou donnent la sensation de l’être ».
La sensation de fraîcheur est selon le Tribunal applicable même à des produits pour lesquels cette sensation est inhabituelle, tels que le café et le thé, dans la mesure où ils peuvent être consommés sous forme de café ou thé glacé.
La société déposante tente d’opposer au Tribunal un moyen de défense principal selon lequel la marque serait en réalité exploitée pour des produits qui ne sont pas congelés, mais lyophilisés.
Cet argument est toutefois sans surprise écarté par le Tribunal, puisque l’exploitation effective de la marque est indifférente : seul compte le libellé adopté, et ce libellé ne mentionne pas de procédé de fabrication spécifique.
Et quand bien même : dans la mesure où les mots « FREEZE FRESH » sont susceptibles d’être descriptifs dès lors qu’ils évoquent une sensation de fraîcheur, il y a fort à parier qu’ils auraient été écartés indifféremment du libellé.
Les seuls éléments distinctifs et dominants pour chacun des signes en cause sont alors des éléments verbaux « Pol’s », et « Paul », pour lesquels le Tribunal évalue classiquement les similarités visuelles, phonétiques et conceptuelles, et rejoint l’analyse antérieure de la chambre des recours de l’EUIPO.
Seul point notable de cette analyse : le rappel de deux courants jurisprudentiels sur l’analyse conceptuelle de noms et prénoms.
Si le premier courant tend à considérer que la comparaison de noms ou prénoms peut permettre une comparaison conceptuelle, n’entraînant pas nécessairement de similitude, le second considère qu’un nom ou un prénom sont conceptuellement neutres, sauf circonstance particulière telle qu’un nom célèbre.
Le Tribunal prend les deux courants en compte, pour établir que les signes sont soit similaires, soit neutres l’un par rapport à l’autre, et aboutit, en considération de similarités visuelles et phonétiques, à une similarité des signes en cause.
III. Caractère renommé de la marque, lien entre les marques et « parasitisme » à l’européenne
Le caractère renommé de la marque « Paul depuis 1889 » est, comme dans les décisions antérieures, reconnu pour les produits et services concernant la fabrication et la vente de préparations à base de céréales, pains et pâtisseries, et plus largement les services de restauration (classes 30, 35 et 43).
Cette démonstration n’appelle que peu de commentaires.
En revanche, il faut relever la caractérisation d’un lien entre les signes, critère équivalent au risque de confusion pour les marques renommées, mais moins exigeant.
Il n’est en effet pas nécessaire de démontrer que le public pertinent confondra les signes en cause, mais il suffit que le signe contesté évoque au consommateur la marque renommée antérieure.
La caractérisation de ce lien reste similaire à celle du risque confusion, et elle se déduit des similarités observées sur les plans visuel, phonétique, et conceptuel.
Ces similarités étant caractérisées (et l’argument relatif à l’exploitation pour des produits lyophilisés écarté), le lien se démontre naturellement, résultat de l’addition d’une similarité moyenne et d’une renommée éprouvée.
Le dernier critère est alors la démonstration d’une faut ou d’un préjudice. Il se déduit de la présence d’au moins un des trois risques distincts suivants.
Il faut ainsi que l’usage sans juste motif de la marque demandée :
• porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure (la marque antérieure est diluée, et ne provoque plus une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée),
• porte préjudice à la renommée de la marque antérieure (la force d’attraction de la marque antérieure est diminuée à travers une dispersion de son identité et de son emprise sur l’esprit du public),
• tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure (l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière sont transférées aux produits désignés par la marque déposée).
C’est le troisième de ces critères qui est ici retenu, étant entendu que le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque : il suffit que cette conséquence soit prévisible, au regard d’éléments caractérisant un risque sérieux de cette atteinte.
Le critère est en cela plus souple que le parasitisme français, qui nécessite la démonstration effective d’actes de parasitisme, et pas seulement leur probable réalisation.
Cette souplesse est toutefois cohérente puisqu’un dépôt de marque constitue souvent un acte préparatoire à la mise en œuvre d’activités commerciales.
La concrétisation de l’ensemble de ces critères aboutit logiquement à la confirmation par le Tribunal de l’UE de la décision de la chambre de recours, conséquence d’une application logique, mais didactique des textes.
La démonstration de la renommée d’une marque permet ainsi l’amélioration de sa protection en écartant le critère du risque de confusion au bénéfice d’un critère plus souple, et plus protecteur du titulaire de marque.
Paul c/ Pol’s : Rappel didactique des règles de protection des marques de l’Union européenne renommée
Par Me Pierre-Yves THOMÉ, Avocat en propriété intellectuelle, droit du numérique, des données personnelles et du e-commerce chez FIDAL.