“De la possibilité de se « pourvoir au fond » par la notification de demandes reconventionnelles : une question à demi résolue ” par Colin DEVINANT

Brevets Propriété industrielle

Article Vivacy vs Teoxane

  • Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 15 octobre 2021, Laboratoires Vivacy c/ Teoxane, RG n° 21/01289

On sait déjà que l’obligation de se « pourvoir au fond » dans les « vingt jours ouvrables ou (…) trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie », prévue par les articles L. 615-5 et R. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle combinés et dont le non-respect est sanctionné par une nullité de droit de la saisie, peut être satisfaite aussi bien par la délivrance d’une assignation, que par la notification de conclusions additionnelles dans le cadre d’une action en contrefaçon déjà en cours (e.g. TGI Paris, 3e ch., 1e sect., 30 septembre 2008, Dorel c/ Bebecar, RG n° 06-11319).

L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 octobre 2021 apporte indirectement un début de réponse à la question de savoir si l’obligation de se pourvoir peut être satisfaite par la notification de demandes reconventionnelles dans le cadre d’une action en nullité de brevet.

Les faits sont les suivants :

  • la société Laboratoires Vivacy a assigné le 9 octobre 2019 la société Teoxane devant le tribunal judiciaire de Paris, en nullité de certaines revendications de la partie française du brevet européen EP 186 de cette dernière portant sur un procédé de préparation d’une composition stérile et injectable comprenant un gel d’acide hyaluronique et un anesthésiant local, le chlorhydrate de mépivacaïne ;
  • le 7 janvier 2020, la société Teoxane obtenait du Président de la chambre saisie de ladite action en nullité, l’autorisation de pratiquer deux saisies-contrefaçon dans les locaux de la société Laboratoires Vivacy, qu’elle mettait à exécution dès le lendemain, le 8 janvier 2020 ;
  • le 6 février 2020, soit dans le délai de 31 jours civils, la société Teoxane notifiait des conclusions dans le cadre de l’action en nullité en cours entre les parties, afin de faire état des saisies-contrefaçon pratiquées et de former des demandes reconventionnelles en contrefaçon de la partie française de son brevet européen EP 186 ;
  • le 7 février 2020, soit toujours dans le délai de 31 jours civils après les saisies-contrefaçon, la société Teoxane assignait, peut-être par mesure de précaution, la société Laboratoires Vivacy, devant le même tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de son brevet EP 186.

Dans ce contexte, la société Laboratoires Vivacy demandait au juge de la mise en état de juger que les demandes reconventionnelles en contrefaçon de la société Teoxane étaient irrecevables, faute de lien suffisant, au sens de l’article 70 du code de procédure civile, avec la prétention originaire qui sollicitait la nullité du brevet EP 186, de sorte que les conclusions du 6 février 2020 notifiées par la société Teoxane ne pouvaient valablement permettre à cette dernière de se « pourvoir au fond » au sens des articles L. 615-5 et R. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle combinés.

Le juge de la mise en état ayant, par ordonnance du 18 décembre 2020, estimé recevables et régulières les conclusions du 6 février 2020 de la société Teoxane, la société Laboratoires Vivacy interjetait appel de cette ordonnance.

Dans sa décision du 15 octobre 2021, la cour d’appel de Paris apprécie le bien-fondé du moyen juridique soulevé par la société Laboratoires Vivacy au soutien de sa prétention : des conclusions formant des demandes au titre de la contrefaçon d’un brevet peuvent-elles être régulièrement présentées dans le cadre d’une instance principale en nullité dudit brevet ?

La cour répond positivement en appliquant successivement les conditions posées par les articles 64 et 70 du Code de procédure civile :

  • d’une part, la cour estime qu’en formant des demandes au titre de la contrefaçon, la société Teoxane prétend bien à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la demande en nullité de son brevet formée à titre principal ;
  • d’autre part, la cour considère que l’action en nullité introduite par la société Laboratoires Vivacy étant justifiée par le fait qu’elle commercialise un produit qui pourrait être considéré comme entrant dans le périmètre de protection de l’invention brevetée, la demande en contrefaçon présentée à titre reconventionnel par la société Teoxane fondée sur le même brevet présente un lien suffisant avec la demande principale bien qu’elle « n’exerce pas d’incidence sur la demande initiale» (le caractère contrefaisant ou non du produit argué de contrefaçon n’ayant aucune influence sur la validité du brevet). La cour vient donc battre en brèche l’argument de la société Laboratoires Vivacy selon lequel « le fait de la désigner comme contrefacteur [n’a] aucune influence sur la validité du brevet argué de nullité, un brevet nul ne pouvant être contrefait ».

La cour relève en passant l’objectif sous-jacent du moyen de la société Laboratoires Vivacy, qui visait « uniquement à servir la thèse de cette dernière selon laquelle le dépôt de conclusions n’est pas suffisant pour valablement se ‘pourvoir au fond’ », mais la cour d’appel n’avait pas à répondre à cette question qui sera peut-être de nouveau soumise par la société Laboratoires Vivacy au tribunal statuant au fond.

Quoi qu’il en soit, en jugeant recevable la demande reconventionnelle en contrefaçon, la cour écarte un des arguments juridiques permettant à la société Laboratoires Vivacy de soutenir que le dépôt de conclusions reconventionnelles en contrefaçon, dans le cadre d’une instance principale en nullité de brevet, est insuffisant pour respecter l’obligation de se pourvoir au fond, au sens de l’article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle.

La saisissante ayant également engagé en temps utile une action en contrefaçon à titre principal, l’obligation de se pourvoir au fond à la suite de la saisie-contrefaçon peut sembler doublement satisfaite (sauf évènement non relaté dans la décision permettant de douter de la régularité de l’assignation).

L’arrêt commenté semble toutefois confirmer que la voie procédurale empruntée par le saisissant (assignation au fond, conclusions comportant des demandes additionnelles ou reconventionnelles) pour se pourvoir au fond est indifférente, l’important étant qu’une saisie-contrefaçon soit suivie, dans le délai légal, d’une action du saisissant manifestant son intention d’utiliser les éléments constatés et les pièces saisies au soutien de demandes en contrefaçon.

“De la possibilité de se « pourvoir au fond » par la notification de demandes reconventionnelles : une question à demi résolue (Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 2, 15 octobre 2021, Laboratoires Vivacy c/ Teoxane, RG n° 21/01289)” par Colin DEVINANT, avocat JONES DAY®

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