“Produits vendus aux États-Unis : avez-vous pensé au marquage?” par Laurence LOUMES

Droit des marques Propriété industrielle Propriété intellectuelle

Nous avons tous en tête les dommages et intérêts faramineux qui peuvent être accordés aux États-Unis lors de jugements en contrefaçon de brevets. Leur montant peut, toutefois, être réduit de façon substantielle, si les produits vendus sur le sol américain ne sont pas correctement marqués.

Il existe, en effet, un article spécifique à ce sujet (35 USC 287). Celui-ci prévoit que les dommages et intérêts ne sont octroyés qu’à partir du moment où le public a été informé que le produit est breveté. Cette information peut se faire de façon directe, par une lettre adressée au contrefacteur présumé ou par l’assignation de ce contrefacteur présumé (actual notice), ou bien de façon indirecte, par le marquage du produit (constructive notice). Le marquage du produit permet d’informer le public que le produit est couvert par un brevet et consiste à indiquer qu’une demande de brevet est en cours d’examen (le fameux « patent pending ») ou que le produit est couvert par un brevet (« patented ») suivi du numéro de demande/brevet.

S’il est préférable de marquer le produit directement, sous réserve que cela soit possible, le marquage sur l’emballage n’en demeure pas moins possible. Le formalisme du marquage doit essentiellement remplir la fonction de notification au public, de sorte que l’on regardera que la fonction de notification ait bien été remplie plutôt que le fait de marquage sur le produit en lui-même. A titre d’exemple, s’il s’avère que le marquage sur le produit est tellement petit qu’il n’est pas visible du public, on préfèrera un marquage sur l’emballage. Divers facteurs entrent en jeu pour déterminer si le marquage sur le produit en lui-même est préférable, comme, par exemple, la taille du produit, la visibilité du marquage, la norme sur la façon de marquer dans l’industrie du produit concerné, ou encore le coût de manufacture du produit.

Un « marquage virtuel » est également envisageable. Tel est le cas lorsque le produit – ou son emballage –  est marqué d’un lien vers une page web contenant le numéro de brevet associé au produit en question. Cette page ne peut, toutefois, être pas être une page générique, servant de « fourre-tout » pour les différents brevets de l’entreprise, mais doit assurer sa fonction d’association du produit avec le brevet, au même titre que l’aurait été un marquage réel sur le produit. L’utilisation d’un QR code pour renvoyer vers une page web n’est, pour l’instant, pas acceptée.

Lorsque l’on a marqué son produit alors que la demande de brevet est encore en cours d’examen, il est conseillé de mettre à jour le marquage une fois le brevet obtenu afin d’informer correctement le public des droits existants. Le marquage virtuel présente, alors, un avantage certain, la mise à jour étant rapide et à moindre coût. Si aucune limite dans le temps n’est imposée pour effectuer la mise à jour, il est néanmoins conseillé de s’y prendre le plus tôt possible, afin que la fonction d’information du public via le marquage soit accomplie.

Le droit américain fait, par ailleurs, référence à la notion de « consistance du marquage de produits » par le breveté. Ainsi, bien qu’il ne soit pas exigé que les produits mis sur le marché fassent l’objet d’un marquage systématique, il est, cependant, attendu qu’une grande majorité de ces produits soient concernés par le marquage. La jurisprudence a, à ce titre, relevé que le marquage de 77% des produits ne constituait pas un marquage consistant (Universal Electronics, Inc. V. Universal Remote Control, Inc. (Fed. Cir. 2014)).

Il convient de retenir que le marquage aux États-Unis ne porte que sur les produits brevetés, qu’ils soient couverts par un brevet utilitaire « utility patent » ou de design « design patent ». Si le brevet couvre une méthode, la limitation des dommages et intérêts par le marquage ne s’applique pas, et les dommages et intérêts ne sont limités que par la prescription (6 ans). La question du marquage intervient au moment du calcul des dommages, une fois le verdict rendu par le jury, lorsque la partie adverse essaie de réduire le montant en invoquant le non-marquage ou bien un marquage insuffisant.

En conclusion : à vos marquages !

“Produits vendus aux États-Unis : avez-vous pensé au marquage?” par Laurence Loumes, Mandataire en brevets US et Européens, Plasseraud IP

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