Par Guillaume LOBRE, conseil en propriété intellectuelle
La « diversification » des activités d’une entreprise est une pratique consistant pour cette dernière à commercialiser, sous la même marque que celle que portent ses produits ou services d’origine, d’autres produits ou services de nature différente, ayant un lien avec son secteur initial.
Il s’agit donc tout d’abord d’une pratique commerciale, observable pour tout produit ou service, dès lors que le titulaire de la marque concernée ambitionne de développer ses activités et, pour cela, de trouver d’autres relais de croissance.
D’un point de vue juridique, cette pratique est susceptible d’être invoquée dans le cadre de la démonstration de l’atteinte à une marque, lors de la comparaison des produits et services, avec des effets différents selon les juridictions et les fondements invoqués.
En effet, sur le fondement du risque de confusion, la comparaison des produits et services est encadrée par le principe de spécialité, mais pour les juridictions françaises, le recours à la diversification permet parfois d’aller au-delà, alors même que la renommée de la marque antérieure n’est pas invoquée ou démontrée, terrain sur lequel les juridictions européennes refusent catégoriquement, pour l’heure, de se rendre.
Sur le fondement de l’atteinte à la renommée, elle peut constituer un des facteurs d’appréciation du « lien » devant être établi entre les marques en conflit, et peut permettre alors d’obtenir gain de cause devant les juridictions françaises, mais également devant les juridictions européennes.
Si la reconnaissance de la diversification est une réalité économique, elle n’est toutefois pas sans conséquence juridique et économique, surtout lorsqu’elle est reconnue dans le cadre du « simple » risque de confusion, en dehors de toute renommée de la marque antérieure.
La reconnaissance de la diversification est-elle donc une vision pragmatique de la comparaison des produits et services ou bien n’est-elle qu’une sombre émanation du parasitisme et de l’atteinte à la renommée ?
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À l’origine, elle semble trouver ses fondements essentiellement dans le secteur du luxe (Cass, Com. 23 mars 1999, n°97-12.377) et notamment lors de la comparaison de produits tels que les vêtements de la classe 25, les accessoires de modes des classes 9 (nouvellement 10 pour les lunettes) 14 (bijoux, horlogerie), 18 (maroquinerie), et la parfumerie / cosmétique de la classe 3.
C’est ainsi que la Cour de cassation a pu confirmer par le passé que la diversification ne saurait s’appliquer pour établir une similarité entre des produits non luxueux (en l’occurrence des montres) et des produits cosmétiques ou de parfumerie:
« Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt retenant que, si une similitude ne saurait être retenue entre des montres banales et des produits de cosmétique ou de parfumerie, en l’espèce, en raison du caractère luxueux des montres Ebel, le consommateur moyen, familiarisé à la tendance générale de diversification des maisons de luxe, s’est habitué à attribuer la même provenance à des produits qui, pour être différents, n’en ont pas moins en commun leur caractère de luxe et leur destination » (Cass. com., 7 juin. 2006, n° 04-16.908).
Puis, les décisions françaises ont considéré que la simple différence de nature entre les produits pouvait ne pas justifier à elle seule d’écarter la similarité entre les produits en cause, en faisant prévaloir leur fonction, leur destination communes :
« La société CHLOE fait valoir à juste raison que la nature différente des produits ne permet pas à elle seule d’écarter leur similarité, si ces produits sont par ailleurs similaires par leur fonction ou leur destination » (Cour d’Appel de Paris, 9 février 2021, RG n° 0272021, NOMADE c/ NOMADE (Louis Vuitton contre Chloé).
C’est alors la fonction esthétique des produits comparés qui est consacrée, fonction inhérente aux produits de luxe il est vrai, de manière de plus en plus explicite par les cours d’appel:
« L’ensemble des produits visés par la demande d’enregistrement relèvent du secteur du luxe et/ou de la mode et ont une même fonction, celle d’améliorer l’apparence physique ou la présentation de leurs utilisateurs, de les embellir, et s’adressent à une clientèle soucieuse de ces aspects. »(Cour d’Appel de Paris, 9 février 2021, RG n° 0272021, NOMADE c/ NOMADE (Louis Vuitton contre Chloé).
« tous ces produits sont fréquemment commercialisés par les mêmes entreprises compte tenu du phénomène de diversification dans le domaine de la mode, de sorte que le consommateur moyen s’est habitué à attribuer la même provenance à des produits qui, pour être différents, ont en commun leur destination qui est d’apporter à la femme ou à l’homme une parure et un surcroît de séduction » (Cour d’Appel de Bordeaux, 12 octobre 2021, RG n° 20/01635, SAUVAGE / BLANC SAUVAGE).
« Le vêtement a ainsi une fonction esthétique dont s’emparent les créateurs de mode et les entreprises du secteur de la mode. Il partage cette même fonction esthétique avec les produits cosmétiques et les parfums qui visent également à faire apparaître la personne humaine sous un plus bel aspect » (Cour d’Appel de Paris, 2 avril 2025, N° RG 23/12289, RIMBAUD / RIMBAUD PARIS), ici pour retenir que les produits de bijouterie, d’horlogerie et de l’habillement sont couramment commercialisés par des sociétés qui proposent également des produits de parfumerie (Cour d’Appel d’Aix en Provence, 23 septembre 2021, RG n°06088, GABRIELLE / GABRIELLE).
De cette fonction esthétique commune, se déduit également que les produits proviennent des mêmes entreprises et s’adressent à la même clientèle qui les utilise dans un même but d’embellissement de sa présentation physique et les achète dans les mêmes points de vente (Cour d’Appel de Paris, 2 avril 2025, N° RG 23/12289, RIMBAUD / RIMBAUD PARIS).
La notion a ensuite évolué, la diversification a gagné du terrain, le raisonnement ayant été étendu à d’autres secteurs, à d’autres produits.
C’est ainsi que les juridictions concernées ont également reconnu que le phénomène de diversification touchait non seulement le secteur du luxe, mais également des segments plus modestes, et que ce phénomène tendait à se généraliser :
« Cette tendance du marché n’est pas cantonnée aux grandes marques du luxe, mais se constate également auprès des enseignes de prêt-à-porter accessibles à un très large public telles MANGO, ZARA et H&M. Il s’agit donc d’une tendance généralisée. » (Cour d’Appel de Paris, 2 avril 2025, N° RG 23/12289, RIMBAUD / RIMBAUD PARIS).
Et la reconnaissance de la généralisation de cette « tendance » a conduit l’INPI à transposer ce raisonnement à d’autres secteurs, pour d’autres types de produits. À titre d’exemples, la diversification a permis d’établir la similarité entre des améliorants et adjuvants de panification d’une part et des produits finis de boulangerie d’autre part (Cour d’Appel de Paris, 19 septembre 2025, n° RG 24/05133, IBIS / IBIS) ; des produits cosmétiques d’une part et des compléments alimentaires et des appareils de diagnostic à usage non médical d’autre part (INPI décision OP25-1334, 27 octobre 2025, TYPOLOGY / BIOTYPOLOGY) ; des produits cosmétiques et des préparations pour blanchisseries (INPI décision OPP 25-1222, 13 novembre 2025, MIXA / MIXSO).
Si les juridictions françaises, et en premier chef l’INPI, semblent adopter une vision de plus en plus souple de la diversification et la reconnaissent ainsi plus facilement, pour autant, cette reconnaissance n’est pas automatique. À cet égard, l’examen des différentes décisions révèle principalement deux aspects.
Tout d’abord, et en toute logique, il n’est pas suffisant de simplement affirmer qu’il existe une diversification de tel secteur à tel autre, encore faut-il démontrer correctement (Cour d’Appel de Paris, 22 décembre 2023, RG 22/20519 MAJE / LES MAISONS DE MAJE), à grand renfort d’exemples concrets (Cour d’Appel d’Aix en Provence, 23 septembre 2021, RG n°06088, GABRIELLE / GABRIELLE précité), parfois même tirés de la pratique des parties impliquées (notamment du défendeur: Cour d’Appel de Paris, 19 septembre 2025, n° RG 24/05133, IBIS / IBIS, précité), que dans le secteur concerné, cette diversification est avérée.
L’approche n’est donc pas prospective, ne doit pas être basée sur des probabilités, et s’éloigne en cela du mécanisme « du lien » entre les marques, devant être établi pour démontrer l’atteinte à une marque de renommée.
En outre, il doit être observé que les juridictions qui ont retenu la diversification l’ont fait dans des situations dans lesquelles les signes en cause étaient identiques ou extrêmement proches, ce qui est une nuance importante.
De son côté, l’EUIPO se refuse à admettre la similarité de produits ou services résultant de la diversification. Les mêmes arguments que devant les juridictions françaises sont soulevés par les plaideurs, mais ne sont pas accueillis devant les juridictions européennes, car si l’EUIPO ne nie pas le phénomène de diversification, il refuse de lui donner une portée telle que le principe de spécialité serait écarté (EUIPO, Division d’Opposition, 29 janvier 2010, décision B 1236860, NINA RICCI / RICCI M.) .
Dans le secteur de l’habillement, des accessoires de mode, bijoux et cosmétiques, les juridictions européennes considèrent notamment que la recherche d’une harmonie ou complémentarité esthétique, est un critère trop général, et n’est donc pas suffisant pour retenir une similarité entre ces produits.
La question est en fait abordée sous l’angle de la complémentarité, qui nécessite un lien suffisamment étroit, en ce sens que l’un est indispensable pour l’usage de l’autre. L’EUIPO exige alors que soit démontré un véritable besoin esthétique:
« Il est certes vrai qu’une complémentarité d’ordre esthétique entre des produits peut faire naître un degré de similitude au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Une telle complémentarité doit alors consister en un véritable besoin esthétique, en ce sens qu’un produit est indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre » (TUE, 30 avr. 2014, aff. T-170/12, Beyond Retro Ltd/OHMI).
Et qu’une grande partie des canaux de distribution soient, en réalité, les mêmes :
« il importe de souligner que l’existence d’une complémentarité esthétique entre les produits n’est pas suffisante, à elle seule, pour conclure à une similitude entre eux. Pour cela, il est nécessaire que les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes » (TUE, 22 juin 2022, aff. T-502/20, Munich10 A.T.M. c/ Munich X et a. b ).
En pratique, cette condition paraît difficile à satisfaire, et elle semble même considérée comme étant d’importance secondaire par certaines décisions récentes :
« Par ailleurs, il convient de relever que le fait que les produits en cause puissent être vendus dans les mêmes établissements commerciaux, tels que des grands magasins, ne revêt aucune importance particulière, dès lors que peuvent être trouvés dans ces points de vente des produits de nature très diverse, sans que les consommateurs leur attribuent automatiquement une même origine » (Trib. UE, 18 janv. 2023, aff. T-726/21, Rolex/EUIPO – PWT).
Cette vision très restrictive conduit donc inexorablement au rejet de la complémentarité, et donc de la diversification, d’autant que la jurisprudence européenne prend clairement le contrepied de la jurisprudence française, et n’a de cesse de rappeler les différences de nature, de destination, de fonction, de canaux de distribution, entre les produits concernés, pour rejeter toute similarité par complémentarité :
« il convient de relever que le Tribunal a déjà jugé que la nature, la destination et l’utilisation des produits en cause étaient totalement différentes» (TUE, 22 juin 2022, aff. T-502/20, Munich10 A.T.M. c/ Munich X et a. b).
Ainsi, a-t-il été jugé que les « lunettes de soleil » relevant de la classe 9 et les produits « articles d’horlogerie » et « instruments chronométriques » relevant de la classe 14, ne présentaient pas de similitude avec les produits « articles de confection ou chaussures (de sport ou non) » relevant de la classe 25 (TUE, 22 juin 2022, aff. T-502/20, Munich10 A.T.M. c/ Munich X et a. b), pas plus que les entre les bijoux et montres relevant de la classe 14 et des articles d’habillement de la classe 25 (Trib. UE, 18 janv. 2023, aff. T-726/21, Rolex/EUIPO – PWT).
Car l’EUIPO ne prend réellement en compte la diversification que dans le cadre de l’atteinte à la renommée, comme une des hypothèses possibles, parmi d’autres, dans laquelle le public pourrait être amené à effectuer un lien entre les marques en cause.
À titre d’exemple, dans une affaire récente, toujours dans le secteur de la mode, opposant la marque renommée ALAÏA et une marque , l’EUIPO a pu juger lors de la comparaison entre, d’une part, les produits de parfumerie, sacs à main et vêtement pour femmes, et, d’autre part, les services « Éducation; formation; services de divertissement; activités sportives et culturelles, à l’exclusion de défilés de mode et d’événements de mode » de la classe 41 :
« qu’il est fréquent dans le domaine de la mode que, dans le cadre d’un succès croissant menant à une reconnaissance toujours plus importante auprès du public, les entreprises cherchent à diversifier leurs activités et à élargir l’expérience des consommateurs dans le contexte du shopping d’articles de mode vers la culture et le sport, ouvrant des établissements dans lesquels elles offrent aussi toutes sortes de services tels que ceux de la classe 41 » et que dès lors « on ne saurait exclure que le public établisse un lien mental entre les signes en cause et fasse donc un rapprochement entre eux, compte tenu du degré de similitude entre ces signes et, outre une certaine renommée, du degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure qui est normal »
Devant les juridictions européennes, la diversification n’est pas non plus cantonnée au secteur du luxe et aux produits relatifs à la mode. Cela fonctionne également dans d’autres secteurs, et nous citerons pour exemples de diversification retenue : les services de télécommunications de la marque renommée FREE et des services de divertissement pour adultes et de programmation de logiciels pour adultes relevant des classes 41 et 42 désignés par une marque conteste XFREE (Opposition n° B 3216846 FREE c/ xfree, décision du 26 janvier 2026), les services d’organisation d’événements sportifs de la marque renommée OLYMPIC du Comité international olympique et des services extrêmement variés relevant des classes 35 (consultation d’affaires, publicité, etc…) et 41 (coaching en finance, formation en direction d’affaires, etc…) désignés par la marque seconde
Il existe néanmoins un tempérament à cette extension relative du domaine de la diversification, car le degré d’exigence de preuve des juridictions européennes demeure élevé, comme a pu en faire les frais encore récemment la société « Inditex », alors même que la Chambre des Recours de l’EUIPO avait admis la diversification :
« En l’espèce, la chambre de recours a retenu au point 76 de la décision attaquée, à juste titre, que les produits en cause n’avaient rien en commun, n’étant ni complémentaires ni concurrents et étant généralement proposés par des sociétés différentes, actives dans des secteurs différents. En revanche, elle a considéré, au point 79 de ladite décision, que, du fait des tendances actuelles dans le secteur de la mode, il ne pouvait pas être exclu que le signe contesté puisse évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent, et ce d’autant plus que les produits couverts par les marques en conflit étaient destinés notamment au grand public. Or, ainsi qu’il ressort des points 83 et 84 ci-dessus, les considérations de la chambre de recours, relatives aux tendances du secteur de la mode en juin 2024, date de la décision attaquée, et concernant des secteurs autres que l’industrie alimentaire, ne sauraient suffire à établir, en l’absence d’autres éléments pertinents, que, en juin 2008, la marque demandée pour des pâtes alimentaires, proposées dans des établissements tels que des épiceries ou des supermarchés, aurait évoqué, pour le public pertinent, une marque désignant des produits de mode, généralement en vente dans des magasins spécialisés dudit secteur »(Trib. UE, 2e ch., 10 sept. 2025, aff. T-425/24, Ffauf Italia SpA c/ EUIPO, ZARA / PASTAZARA).
Si dans cette affaire, le Tribunal a soulevé la question de la temporalité de la preuve, c’est plus souvent le fait que les produits ou services en cause soient considérés comme trop éloignés, qui écarte toute possibilité de lien, et ce, quelque soit le degré de renommée de la marque antérieure, les juridictions européennes rappelant régulièrement à cet égard qu’il n’existe pas de présomption au bénéfice des marques jouissant d’une renommée exceptionnelle qui affranchirait les titulaires de telles marques de la démonstration d’un lien entre les marques en cause (Trib. UE, 2e ch., 10 sept. 2025, aff. T-425/24, Ffauf Italia SpA c/ EUIPO, ZARA / PASTAZARA et TUE, 28 févr. 2024, aff. T-184/23 PUMA / Bertrand Puma La griffe Boulangère).
En effet, il est souvent relevé que même si les publics concernés par les produits ou les services couverts par les marques en conflit sont les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure, lesdits produits ou services peuvent être si différents que la marque postérieure sera insusceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent (TUE, 28 févr. 2024, aff. T-184/23 PUMA / Bertrand Puma La griffe Boulangère), excluant ainsi tout lien par diversification.
Ce fût le cas pour la marque de vêtements de sport PUMA comparée à une marque « Bertrand Puma », pour du matériel professionnel de boulangerie (TUE, 28 févr. 2024, aff. T-184/23 PUMA / Bertrand Puma La griffe Boulangère), et à une marque « PUMA soundproofing » pour des cabines d’insonorisation à usage médical relevant des classes 10 et 17 (TUE, ch. 6, 25 janv. 2024, aff. T-266/23, PUMA / PUMA soundproofing), ou encore dans l’affaire ALAÏA précitée dans laquelle la diversification n’a pas été retenue pour les services de classes 36 et 37 : « pour ce qui concerne les services contestés dans les classes 36 et 37, la division d’opposition ne juge pas plausible que le public fasse le rapprochement entre les signes en cause. » (Opposition n° B 3184079 ALAÏA c/ , décision du 18 décembre 2025).
Les juridictions françaises ne disent pas autre chose, car tout est affaire de preuve, la diversification n’étant pas un remède miracle exonérant de toute démonstration. À titre d’exemple, la marque DROUOT, en dépit de sa renommée pour des services de vente aux enchères, n’ a pu obtenir l’annulation d’une marque DROUOT SPORT désignant des services médicaux, la Cour admettant que les publics , « se chevauchent dans une certaine mesure, les services sont si dissemblables en raison de leur différence de nature » que l’atteinte à la marque adverse ne saurait être retenue (Cour d’Appel de Paris, 28 février 2024, RG 22/04646, DROUOT / DROUOT SPORT).
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La diversification est donc bien une réalité sur le marché, qui ne se cantonne ni au secteur du luxe ni aux produits d’habillement, aux accessoires de mode et aux produits de parfumerie et cosmétiques, et cela ne saurait être ignoré.
L’approche extensive des juridictions françaises, peut donc paraître justifiée de ce point de vue, d’autant que juridiquement, les facteurs de comparaison entre les produits ne sont ni exhaustifs, ni cumulatifs, rien n’empêchant les juges d’essentialiser la fonction ou la destination d’un produit ou services et de les faire prévaloir sur leur nature, ce qui est l’essence même du raisonnement sur la diversification.
Toutefois, il peut être objecté qu’une telle approche s’apparente davantage à du parasitisme, question devant être débattue ailleurs que devant des juridictions administratives pour ce qui est de l’INPI, et que surtout, cette approche a pour effet direct d’étendre le champ de protection d’une marque bien au-delà des produits et services pour lesquels elle est protégée.
Il ne peut, dès lors, être nié que le principe de spécialité se trouve sapé, et la sécurité juridique potentiellement altérée. Car se pose en effet la question de savoir jusqu’où un déposant doit alors étendre ses recherches préalables de disponibilité d’un signe, ce qui n’est pas neutre en termes de coûts.
À l’inverse, la prise en compte de la diversification uniquement dans le cadre de l’atteinte à la renommée permet de rendre la situation plus lisible et donc plus prévisible.
En toute hypothèse, il ne serait pas surprenant que la divergence de pratique entre juridictions françaises et européennes sur la prise en compte de la diversification dans le cadre du « simple » risque de confusion suscite un jour une question préjudicielle…
LA DIVERSIFICATION DES PRODUITS ET SERVICES EN DROIT DES MARQUES
Par Guillaume LOBRE