“Arrêt Phoenix du 28 avril 2022, la Cour de Justice renforce l’accès aux interdictions provisoires en Allemagne pour les titulaires de brevets” par Pauline DEBRÉ et Tiffany AFFRE

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Le 28 avril 2022, la Cour de justice de l’Union Européenne a rendu un arrêt sanctionnant, au visa de la Directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (« la Directive »), une jurisprudence des tribunaux allemands qui empêchait en principe à un titulaire de brevet d’obtenir des interdictions provisoires lorsque le brevet n’avait pas encore survécu à une contestation de validité. Cet arrêt renforce les droits -déjà importants- des titulaires de brevets.

Contrairement à la plupart des pays européens, le système de bifurcation allemand prévoit que les actions en contrefaçon sont jugées par certains tribunaux, tandis que d’autres connaissent des actions en nullité. Les défendeurs à l’action en contrefaçon ne peuvent pas, ainsi, former de demandes reconventionnelles en nullité du brevet et doivent agir en nullité, en parallèle, devant un autre tribunal. Ils ne peuvent pas, par ailleurs, lancer d’action en nullité tant qu’une procédure d’opposition est pendante à l’OEB.

Ce système aboutit à une situation généralement très favorable aux titulaires de brevets qui peuvent, dans des délais très rapides, obtenir une interdiction provisoire et/ou permanente, alors même que le tribunal saisi d’une action en nullité n’a pas pu encore statuer. Les délais des actions en nullité sont en effet généralement beaucoup plus longs. Ainsi, les tribunaux ayant à connaître des actions en contrefaçon ne peuvent pas tenir compte des arguments de nullité soulevés par le défendeur. Ils peuvent toutefois décider de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision du Tribunal saisi de l’action en nullité ou de l’OEB saisi d’une opposition lorsque les arguments de nullité semblent très sérieux, notamment lorsqu’est invoqué un défaut de nouveauté.

Compte tenu de ces particularités liées à cette bifurcation, les tribunaux allemands exigent généralement, pour prononcer une mesure d’interdiction provisoire, que le brevet invoqué ait été « testé » au niveau de sa validité, c’est-à-dire qu’il ait déjà survécu soit à une procédure d’opposition, soit à une action en nullité.

Cette condition ne figure pas dans la loi, mais résulte d’une pratique des juges allemands, cherchant à trouver un équilibre entre les droits des brevetés, désireux d’obtenir des interdictions rapidement, et les droits des défendeurs, en tenant compte du fait que les brevets sont in fine souvent annulés par les tribunaux en charge des questions de validité.

En l’espèce, un brevet avait été accordé à la société Phoenix et une procédure d’opposition était en cours à l’OEB. La juridiction de renvoi, le Landgericht, uniquement compétent pour déterminer l’existence d’une contrefaçon, avait estimé à titre préliminaire que le brevet était à la fois valide et contrefait.

Toutefois, comme l’opposition était toujours en cours, le Tribunal avait estimé ne pas être en position d’accorder ces mesures provisoires, le brevet n’ayant pas été suffisamment « testé ».

C’est dans ce contexte que le Tribunal régional de Munich a posé une question préjudicielle sur la conformité de cette jurisprudence à l’article 9 paragraphe 1 de la directive 2004/48/CE.

La CJUE a répondu que l’article 9 paragraphe 1 de la Directive devait s’interpréter comme s’opposant « à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle les demandes en référé pour contrefaçon de brevet doivent, en principe, être rejetées, lorsque la validité du brevet en cause n’a pas été confirmée, à tout le moins, par une décision de première instance rendue à l’issue d’une procédure d’opposition ou de nullité ».

En outre, elle a constaté que :

  • les brevets délivrés sont, en principe, présumés valables et bénéficient dès leur délivrance de la pleine protection offerte par la législation nationale et européenne ;
  • les États membres doivent veiller à ce que les juridictions nationales aient le pouvoir d’ordonner des mesures provisoires et les accorder après examen des faits de l’espèce ;
  • l’existence de garanties suffisantes pour le défendeur visant à empêcher un usage abusif des mesures provisoires selon l’article 9 de la Directive constitue un contrepoids suffisant.

Cette décision vient ainsi renforcer les droits des brevetés s’agissant des mesures d’interdiction provisoire pouvant être obtenues en Allemagne. En effet, subordonner la possibilité de prononcer une interdiction provisoire à l’issue positive d’une procédure d’opposition ou de nullité pouvait contraindre le breveté à attendre des années et ôter, par voie de conséquence, tout son intérêt à la mesure d’interdiction provisoire. Le Cour rappelle que le brevet est un titre présumé valable et que le breveté doit pouvoir bénéficier de l’ensemble des mesures de protection prévues par la Directive, résultant de l’octroi de son titre.

Cette décision est particulièrement notable, car elle peut sembler à contrecourant des récentes discussions et des changements législatifs relatifs à l’interdiction. Ainsi, l’article 139 de la loi allemande sur les brevets a été modifiée en 2021 pour inclure un « principe de proportionnalité » dans l’appréciation du bien-fondé d’une interdiction permanente.

De façon plus générale, les juges européens et notamment français exercent systématiquement un contrôle de proportionnalité pour décider de l’octroi de mesures d’interdiction provisoire.

C’est pourquoi l’on aurait pu considérer que ce principe légitimerait la pratique des juges allemands de poser certaines règles et conditions à l’octroi des interdictions provisoires dans le contexte particulier de la bifurcation.

La Cour en a décidé autrement.

Il n’est pas certain que cet arrêt de la Cour change drastiquement la pratique des juges allemands qui utiliseront peut-être plus facilement le sursis à statuer pour contourner la difficulté.

Il reste que le risque de faire l’objet de mesures provisoires sur le fondement d’un brevet non préalablement « testé » est à présent plus important et doit être anticipé dans les stratégies contentieuses incluant le territoire allemand.

“Arrêt Phoenix du 28 avril 2022, la Cour de Justice renforce l’accès aux interdictions provisoires en Allemagne pour les titulaires de brevets” par Pauline DEBRÉ, Avocate chez Linklaters, et Tiffany AFFRE, Etudiante en Master II, Alternante, Linklaters. 

 

 

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