JUB : la Division locale de Paris confirme sa compétence dans l’affaire Sun Patent Trust c. Vivo
Par Olivier Rocher, Conseil en Propriété Industrielle, Mandataire en Brevets Européen, Représentant devant la JUB au cabinet LAVOIX
Maître Pierre-Emmanuel Meynard, Avocat à la Cour, Représentant devant la JUB au cabinet LAVOIX
Kylian Treguer, stagiaire au cabinet LAVOIX
L’ordonnance rendue le 30 octobre 2025 par la Division locale de Paris de la Juridiction unifiée du brevet (JUB) dans l’affaire Sun Patent Trust v. Vivo (JUB, Division locale de Paris, 30 octobre 2025, UPC_CFI_361/2025) participe à la construction progressive de la jurisprudence de la JUB en matière de brevets essentiels à une norme ou SEP (Standard Essential Patents) et d’exigences FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory). Si l’ordonnance porte sur des questions de compétence, elle s’inscrit dans la continuité des premiers arrêts rendus par la JUB relatifs aux litiges SEP/FRAND.
Le traitement des questions FRAND dans les actions en contrefaçon devant la JUB
Au sein de l’Union européenne, le cadre jurisprudentiel de référence est l’arrêt Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE (CJUE, 16 juillet 2015, C‑170/13), qui précise les obligations respectives du titulaire du brevet essentiel et de l’utilisateur de la norme lors des négociations de licence. Il appartient notamment au titulaire du brevet d’informer l’utilisateur de l’atteinte alléguée et de formuler une offre de licence conforme aux exigences FRAND, tandis que l’utilisateur doit manifester sa volonté de conclure une licence et participer de bonne foi aux discussions. L’arrêt ne fixe toutefois pas de procédure rigide à respecter, laissant aux juridictions saisies une marge d’appréciation dans l’analyse du comportement des parties.
Les premières décisions rendues par la JUB en matière de brevets essentiels et de licence FRAND concernent les affaires Panasonic v. Oppo (JUB, Division locale de Mannheim, 22 novembre 2024, UPC_CFI_210/2023) et Huawei v. Netgear (JUB, Division locale de Munich, 18 décembre 2024, UPC_CFI_9/2023).
Dans l’affaire Panasonic v. Oppo, la Division locale de Mannheim a considéré que l’action introduite par le titulaire du brevet essentiel constituait une action en contrefaçon relevant de l’article 32(1)(a) de l’Accord relatif à une Juridiction unifiée du brevet (AJUB). La Division locale s’est reconnue compétente pour examiner, à titre incident, les questions relatives au respect des exigences FRAND, dans la mesure où celles-ci étaient susceptibles d’avoir une incidence sur l’octroi d’une injonction. L’analyse menée repose sur une appréciation globale du comportement des parties au cours des négociations de licence, sans que la Division locale ne procède à une définition de ce qui constituerait des conditions FRAND. La défense FRAND soulevée par l’utilisateur a été rejetée et une injonction prononcée.
Ce raisonnement a été confirmé dans l’affaire Huawei v. Netgear, jugée par la Division locale de Munich. La JUB y a également examiné une défense FRAND soulevée par l’utilisateur dans le cadre d’une action en contrefaçon de brevets essentiels. Après avoir analysé le déroulement des négociations et le comportement des parties, la Division locale a rejeté la défense FRAND, estimant que l’utilisateur n’avait pas démontré une volonté suffisante de conclure une licence. Là encore, la Division locale a accordé une injonction sans procéder à la fixation ou à la définition des conditions FRAND applicables.
Ces deux décisions s’inscrivent dans une même logique : la JUB se reconnaît compétente pour examiner des questions FRAND à titre incident, dans le cadre d’actions en contrefaçon de brevet essentiel, apprécie le comportement des parties de manière globale et statue sur l’octroi des mesures sollicitées, sans définir les conditions FRAND en tant que telles.
Cette approche peut être mise en perspective avec celle adoptée par les juridictions britanniques. Dans les affaires Unwired Planet v. Huawei (UKSC, 20 novembre 2018, UKSC/2018/0214) et Conversant v. Huawei (UKSC, 27 février 2019, UKSC/2019/0041), la Cour suprême du Royaume-Uni a reconnu la compétence des juridictions britanniques pour déterminer les termes et conditions d’une licence FRAND, y compris à l’échelle mondiale, dans le cadre d’actions en contrefaçon de brevets essentiels. En outre, un récent litige opposant Huawei à TP‑Link a vu la High Court of England and Wales accorder une licence FRAND provisoire en attendant la décision au fond, illustrant la capacité des juridictions britanniques à intervenir dans la fixation des conditions FRAND.
Cette jurisprudence britannique se distingue, à ce stade, de celle de la JUB. Si cette dernière admet l’examen des questions FRAND dans le cadre d’actions en contrefaçon et peut en tirer des conséquences sur l’octroi d’une injonction, elle n’a pas encore fixé elle-même les conditions FRAND d’une licence portant sur des brevets essentiels.
Une confirmation de la compétence de la JUB sans fixation des conditions FRAND
Dans ce contexte, l’ordonnance du 30 octobre 2025 de la Division locale de Paris pourrait constituer une nouvelle étape dans la précision de l’office de la JUB en matière de brevets essentiels et d’exigences FRAND.
La Division parisienne a été saisie d’une action en contrefaçon initiée par Sun Patent Trust de son brevet européen EP 3 852 468 portant sur des technologies de télécommunications 4G+, qui reprochait à Vivo des actes de commercialisation, sur le territoire européen, de plusieurs modèles de smartphones.
Sun Patent Trust demandait à la Division locale de déterminer les conditions FRAND à titre incident dans le cadre de l’action principale en contrefaçon, arguant qu’aucune injonction ni réparation pour contrefaçon ne pourrait être accordée avant qu’il ne soit établi que le demandeur a formulé une offre de licence conforme aux exigences FRAND.
Vivo contestait la compétence de la JUB, en soutenant que celle-ci ne serait pas matériellement compétente pour connaître de questions relatives aux conditions FRAND, lesquelles constitueraient, selon elle, des demandes autonomes étrangères à la compétence exclusive en matière de contrefaçon définie par l’AJUB.
Pour statuer sur cette exception d’incompétence, la Division locale procède à la qualification de l’action au principal et retient que la demande introduite par Sun Patent Trust constitue une action en contrefaçon de brevet au sens de l’article 32(1)(a) AJUB. Les juges estiment que la référence aux exigences FRAND par le titulaire du brevet ne modifie pas la nature de l’action et ne saurait être assimilée à une demande autonome tendant à la fixation de conditions de licence.
La Division locale considère en effet que les questions relatives au respect des exigences FRAND peuvent être examinées à titre incident, dans la mesure où elles sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’appréciation des mesures sollicitées dans le cadre de l’action en contrefaçon. La JUB confirme ainsi que l’examen des questions FRAND est admissible lorsqu’il est étroitement lié à une telle action. La Division locale juge qu’il appartiendra à la formation de jugement saisie du fond d’en apprécier la recevabilité et la portée.
Les juges parisiens ont également été amenés à se prononcer sur la compétence territoriale de la Division locale de Paris, que Sun Patent Trust fondait sur la commercialisation en France de produits Vivo intégrant la technologie litigieuse, notamment par le biais de ventes en ligne. La Division locale relève qu’un smartphone Vivo a pu être acquis sur le site internet Fnac.com, destiné au marché français, et considère que cet élément caractérise un acte de commercialisation sur le territoire français, suffisant pour établir sa compétence territoriale au sens de l’article 33(1)(a) AJUB.
Par cette ordonnance, la Division locale de Paris confirme donc que la JUB se reconnaît compétente pour connaître d’actions en contrefaçon de brevets essentiels à une norme et admet, dans ce cadre, l’examen à titre incident des questions relatives aux exigences FRAND invoquées par le titulaire du brevet. Toutefois, elle ne se prononce ni sur le caractère FRAND des conditions de licence proposées par Sun Patent Trust, ni sur la fixation de conditions FRAND en tant que telles, ces questions étant expressément réservées à l’examen du fond.
Sans trancher la question de la détermination des conditions FRAND, l’ordonnance du 30 octobre 2025 confirme que la JUB admet l’examen de ces questions lorsqu’elles sont liées à une action en contrefaçon de brevets essentiels. En réservant expressément l’appréciation de la recevabilité et de la portée des demandes relatives aux conditions FRAND au stade du fond, la Division locale de Paris laisse ouverte la possibilité que la JUB soit amenée, à l’issue de l’examen du litige, à préciser davantage l’étendue de son office en la matière. Les développements ultérieurs de la procédure seront déterminants pour apprécier si, et dans quelles conditions, la JUB pourrait se prononcer plus directement sur les conditions FRAND.
JUB : la Division locale de Paris confirme sa compétence dans l’affaire Sun Patent Trust c. Vivo
Par Olivier Rocher, Conseil en Propriété Industrielle, Mandataire en Brevets Européen, Représentant devant la JUB au cabinet LAVOIX
Maître Pierre-Emmanuel Meynard, Avocat à la Cour, Représentant devant la JUB au cabinet LAVOIX
Kylian Treguer, stagiaire au cabinet LAVOIX
