« Mind the gap » et autres arguments invoqués dans une procédure d’opposition au Royaume-Uni

(Décision du UKIPO dans l’affaire O/1219/24 – Transport for London v Gap IMT Inc)

Par Sarah Husslein, Avocate au au sein du cabinet Bristows LLP à Londres 

Les habitués du métro londonien sont familiers avec l’expression typique MIND THE GAP, qui invite les utilisateurs à prendre garde à l’espace entre le quai et la rame.  Ce que les consommateurs ignorent peut-être, c’est que Transport for London (« TfL »), la société qui exploite le système de transport en commun dans la capitale anglaise, et Gap ITM Inc (« Gap »), la célèbre marque de vêtements, ont conclu un accord en 2004 (« l’Accord de 2004 ») concernant l’utilisation des marques MIND THE GAP et GAP par les deux parties.

L’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (« UKIPO ») a rendu une décision TfL/Gap, concernant une opposition déposée par Gap contre la demande d’enregistrement de marque MIND THE GAP par TfL. L’action a été accueillie pour cause de mauvaise foi de la part de TfL, mais rejetée pour tous les autres (nombreux) fondements.

La demande en question numéro 3694283 portant sur le signe MIND THE GAP, couvre notamment des articles de lunetterie en classe 9, ainsi que des sacs à main et portefeuilles en classe 18. Gap s’est fondé sur les moyens suivants :

1. 1. le risque de confusion entre cette demande et ses droits antérieurs dans la marque GAP, 
   2. la mauvaise foi de TfL au moment du dépôt de la demande, 
   3. la réputation des marques GAP, 
   4. la théorie britannique du « passing off » et 
   5. autres droits antérieurs en vertu de l’Accord de 2004.

Les arguments relatifs au risque de confusion ont été rejetés par UKIPO. L’Office a constaté qu’il n’y avait pas de confusion directe entre les marques. L’expression MIND THE GAP avait une signification spécifique pour la grande majorité des personnes au Royaume-Uni. Non seulement elle est largement utilisée à Londres et donc reconnue par la plupart de ceux qui vivent ou visitent la ville, mais elle est également utilisée dans les transports à travers le Royaume-Uni. Même si un consommateur ne comprenait pas la corrélation entre MIND THE GAP et TfL, la nature d’avertissement inhérente du terme (combinée à la dissemblance visuelle et phonétique entre les marques) excluait tout risque de confusion directe. L’Office a considéré qu’il n’y avait pas non plus de confusion indirecte entre les marques, et l’argument de Gap relatif à l’existence d’une famille de marques n’a pas convaincu l’examinateur. Pour des raisons similaires, l’opposition fondée sur la théorie du « passing off » et la réputation des marques antérieures a été rejetée par UKIPO.

Le point intéressant de cette décision est l’argument des droits antérieurs invoqués par Gap en vertu de l’Accord de 2004. L’article 5(4)(b) de la Loi sur les Marques de 1994 stipule qu’une marque ne peut être enregistrée si son utilisation est contraire à « un droit antérieur (…) en particulier un droit d’auteur ou […] des droits de propriété industrielle ». Gap a affirmé que l’Accord de 2004 constitue un tel droit antérieur. L’utilisation du terme « en particulier » suggère que la liste de droits antérieurs n’est pas exhaustive et pourrait théoriquement inclure des droits contractuels. L’Examinateur a considéré la doctrine à ce sujet, qui considère comme étant discutable d’inclure des droits contractuels dans la catégorie de droits antérieurs. L’Examinateur a ensuite remarqué qu’aucune action n’a été fondée sur des droits contractuels antérieurs durant les trente dernières années. En l’espèce, l’Accord de 2004 est un accord qui fait suite à un précédent litige entre les parties, au sujet des marques GAP et MIND THE GAP. En aucun cas, cet Accord de 2004 ne crée des droits antérieurs au profit the Gap. Cet argument est alors rejeté par l’Office.

Finalement, c’est sur le fondement de la mauvaise foi que Gap obtient, en partie, gain de cause. En effet, l’Examinateur a examiné la loi sur la mauvaise foi et a directement appliqué l’analyse énoncée par la Cour suprême dans la fameuse décision SkyKick (SkyKick UK Ltd and another v Sky Ltd and others, [2024] UKSC 36, 13 novembre 2024). La mauvaise foi lors d’un dépôt de marque présuppose un état d’esprit malhonnête par rapport au système des marques, et « sera établie lorsque le titulaire a fait la demande d’enregistrement, non pas dans le but de participer à une concurrence loyale mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière incompatible avec les pratiques honnêtes, aux intérêts de tiers ». En outre, « il ne fait aucun doute que le fait de faire une demande dont le demandeur sait, ou a des raisons de savoir, qu’elle viole un accord avec un tiers est incompatible avec les pratiques honnêtes et rend potentiellement la demande sujette à un refus ou à une invalidation pour cause de mauvaise foi ».

L’Office a estimé que TfL n’avait pas de motifs raisonnables de croire que l’Accord de 2004 avait pris fin au moment du dépôt et qu’en tant que tel, TfL savait ou aurait dû savoir que ce dépôt de marque constituait une violation de cet accord pour certains des produits de la classe 18. Il s’agissait notamment des sacs à main et portefeuilles. Par conséquent, l’Examinateur a considéré que la demande avait été faite de mauvaise foi et accepte l’opposition de Gap pour ces produits. La demande de marque a été acceptée pour tous les autres produits, y compris les lunettes et divers types de sacs et d’étuis. 

Commentaire

Le motif des « autres droits antérieurs » est rarement invoqué devant UKIPO dans les procédures d’opposition et la décision est quelque peu rapide à ce sujet. Bien que la définition des « autres droits antérieurs » donnée par la loi ne soit pas exhaustive, il est clair que les droits contractuels doivent conférer des droits autres que ceux relatifs aux marques antérieures. Il serait toutefois intéressant de voir si ce point est contesté par l’une des parties. 

En outre, la mauvaise foi est un sujet brûlant dans le droit des marques au Royaume-Uni et il existe désormais une liste non négligeable de cas définissant les caractéristiques de la mauvaise foi. Cette décision montre clairement que les accords entre les parties peuvent être examinés de près dans le cadre d’une action invoquant la mauvaise foi. L’analyse de la mauvaise foi de la part du déposant souligne alors l’importance de respecter les accords existants entre les parties (y compris ceux conclus presque 20 ans auparavant) pour éviter des litiges coûteux, et force les protagonistes à considérer la portée de tout accord de coexistence afin que celle-ci s’aligne avec leur stratégie de dépôt. 

« Mind the gap » et autres arguments invoqués dans une procédure d’opposition au Royaume-Uni

Par Sarah Husslein, Avocate au au sein du cabinet Bristows LLP à Londres