Dura lex sed lex. Vere? Cession de marque : le – juste – prix

Dura lex sed lex. Vere?

Cession de marque : le – juste – prix

Par Olivier Thrierr, partenaire chez TMark Conseils

Tribunal judiciaire de Lyon, 9 avril 2024, RG N° 20/05900

Points-clés : La décision rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon le 9 avril 2024 illustre une nouvelle fois la condamnation par les juges de la « cession gratuite » des droits de propriété intellectuelle. Cette « pratique » parfois – maladroitement – retenue par les parties à un contrat de transfert de droits est contestable et du reste critiquée (V. nos mises en garde : JurisClasseur Marques – Dessins et modèles Fasc. 7404 : Cession de marque – O. Thrierr et S. Havard Duclos). Le contrat de cession de marque doit, pour être valable, comporter un prix. Si la « cession » est effectuée à titre gratuit (sans contrepartie), il s’agit en réalité d’une donation ostensible. Or, pour être valable, la donation doit, conformément au droit commun des contrats, être passée devant notaire, sous la forme d’un acte authentique (article 931 du Code civil). Le formalisme imposé par le Code civil s’explique par la volonté de protéger le donateur – qui doit avoir pleine conscience de l’intention purement libérale des parties – d’un transfert de droits sans contrepartie (financière). A défaut de respecter ce formalisme, le transfert de propriété est nul. Le défaut d’acte passé devant notaire constitue un motif de nullité absolue de la donation. La sanction peut paraître sévère mais elle n’est, selon nous, pas exceptionnelle. Enfin et dans l’hypothèse de la cession des droits, les parties ont tout intérêt à mentionner dans le contrat le juste prix de la marque – et non pas un prix symbolique – pour éviter un risque de requalification du transfert en donation déguisée (i) ainsi que les conséquences notamment fiscales qui en découlent (ii) ou encore les difficultés d’ordre pratique en cas de cession d’un portefeuille de marques protégées dans plusieurs pays (iii).

Faits

1 – La société KAYA exerce une activité d’hôtel/restaurant de la station de ski « Les Ménuires ». Elle est détenue par la société holding OGIMA INVEST, titulaire de la marque dénominative « KAYA » déposée le 13 mars 2006 auprès de l’INPI pour des services de restauration et d’hôtellerie (classe internationale 43).

La société LES GARCONS exploite quant à elle, depuis 2018, un restaurant dénommé « KAYA ».

Dans le courant de l’année 2020, la société OGIMA INVEST a mis en demeure à deux reprises la société LES GARCONS de cesser l’exploitation du signe « KAYA ». Suite à réception de la première lettre, la société mise en demeure a procédé au dépôt des marques « LE KAYA » et « LE KAYA (logo) » avant de procéder à leur retrait.

Le 20 mai 2020, OGIMA INVEST a conclu avec la société KAYA un contrat de « cession à titre gratuit » de sa marque ; cette cession a par la suite été inscrite dans le Registre national des marques – RNM – tenu par l’INPI. Le 30 mai 2020 (le texte de la décision fait de manière contradictoire état d’une deuxième date de signature du second contrat de cession, à savoir le 30 mai 2022 ; cela ne simplifie pas l’analyse des faits de l’espèce, dont la chronologie était déjà complexe) les sociétés OGIMA INVEST et KAYA ont signé un nouveau contrat de cession de ladite marque, cette fois ci à titre onéreux (pour un prix de 1.000 € HT), qui « annule et remplace de manière rétroactive » le précédent contrat.

La société KAYA a assigné le 4 août 2020 la société LES GARCONS pour contrefaçon de la marque « KAYA ».

Décision

2 – Après avoir rappelé, à titre liminaire, les dispositions de l’article 931 du Code civil : « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité » le tribunal relève que le défendeur à l’action a demandé la nullité du – premier – contrat de cession.

Le tribunal constate qu’aucune des parties au contrat de « cession à titre gratuit » ne conteste l’intention libérale des parties à l’acte de transfert. En conséquence, il requalifie le contrat en donation et prononce sa nullité au motif que la donation doit être passée devant notaire, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

S’agissant d’une nullité absolue, elle n’est pas susceptible de confirmation.

La décision était de ce point de vue prévisible et n’apporte du reste pas véritablement d’élément nouveau.

3 – Toutefois le tribunal n’examine, en l’espèce, ni la validité, ni l’opposabilité de la seconde cession de la marque invoquée au soutien de l’action en contrefaçon.

Selon les éléments rapportés dans la décision, la seconde cession avait été consentie pour un prix de 1000 € HT.

De ce point de vue, la qualification du contrat en cession ne paraît a priori pas sérieusement contestable. Toutefois, une autre question aurait pu/dû être examinée, à savoir, celle des modalités/date d’inscription de la seconde cession au RNM et en conséquence, l’opposabilité des droits et finalement la recevabilité de l’action engagée par une société qui n’était pas le titulaire de la marque valablement inscrit au jour de l’assignation.

Opposabilité des droits

4 – En l’espèce, deux inscriptions ont successivement été portées au RNM relativement à la marque invoquée, à savoir :

• Inscription No 1 : Transmission totale de propriété n° 787532 du 22/05/2020 (« cession à titre gratuit ») – Bénéficiaire : KAYA ;
• Inscription No 2 : Autre acte affectant la propriété ou la jouissance d’un titre de propriété industrielle n° 860125 du 15/06/2022 (cession pour un montant de 1000 € HT) – Bénéficiaire : KAYA.

La première cession ayant été annulée par le tribunal, la question de son opposabilité au défendeur ne se pose pas.

5 – La validité de la seconde cession n’était pas contestée.

Le tribunal a conclu qu’elle était, en l’espèce, opposable au défendeur, dans des termes selon nous insuffisamment précis voire contestables. On peut ainsi douter que le propriétaire – cessionnaire – non encore valablement inscrit au RNM comme titulaire de la marque invoquée soit recevable à agir en contrefaçon (sur le fondement de l’inscription No 2) au motif que le défendeur aurait eu connaissance d’une précédente cession annulée (Inscription No 1). Le doute est d’autant plus important que dans cette affaire, les lettres de mise en demeure avaient été adressées au défendeur par le cédant et non pas par le cessionnaire ; or, il ne semble pas selon les faits rapportés dans la décision que le défendeur ait eu connaissance de la cession antérieurement à la publicité de la cession (Inscription No 2).

Sous cet angle – selon nous imparfaitement ou trop rapidement envisagé par le tribunal – la décision apparaît favorable au demandeur à l’action. En effet, l’inscription et la publicité de la cession sont destinées à rendre la cession opposable aux tiers (CPI, art. L. 714-7 – C. civ., art. 1200 – Cass. com., 3 mars 2004, n° 02-18.506).

En conséquence :

• les droits attachés à la marque ne sont opposables aux tiers qu’à compter de la publicité qui est en faite ;
• aucune action en justice ou opposition ne peut être valablement engagée par le cessionnaire préalablement à l’inscription de la cession dans le RNM (Cass. req., 5 sept. 1940 : Ann. propr. ind. 1940-1948, p. 219 . – Cass. crim., 23 juin 1956 : Ann. propr. ind. 1956, p. 148 . – Cass. com., 19 juill. 1982 : Bull. civ. IV, n° 228 . – Cass. com., 14 nov. 1995 : Bull. civ. IV, n° 261 . – Cass. com., 29 juin 1999, n° 97-11.940 : JurisData n° 1999-002742 ; PIBD 1999, III, p. 389 – CA Paris, 29 mai 1996 : PIBD 1996, n° 618, III, p. 481 ; Ann. propr. ind. 1998, p. 130 ; RD propr. intell. 1996, n° 67, p. 36 – CA Bordeaux, 1re ch. civ., 13 nov. 2017, n° 16/04941).
• c’est le cédant qui pourra agir en contrefaçon antérieurement à la publicité de la cession (Cass. ass. plén., 16 juill. 1992 : PIBD 1992, n° 534, III, p. 659).

Ainsi, il ressort d’une jurisprudence dominante que le défaut d’inscription de la cession antérieurement à l’introduction de l’action en contrefaçon par le cessionnaire constitue un motif d’irrecevabilité de l’action (i) susceptible d’être régularisé en cours d’instance (ii) (CPC, art. 121 – Cass. com., 29 nov. 1988 : Ann. propr. ind. 2001, p. 170 . – TGI Paris, 17 mars 2016, n° 11/14768 – CA Paris, pôle 5, ch. 2, 6 déc. 2013, n° 11/18793).

On pourra, finalement, regretter que la décision commentée n’ait pas davantage examiné/tiré les conséquences de l’issue de la procédure d’inscription relative à la seconde cession. Selon nous, il n’était pas suffisant de constater – comme s’est contenté de le faire le tribunal – qu’une seconde demande d’inscription avait été déposée le 3 juin 2022 auprès de l’INPI. Le tribunal aurait pu/dû s’assurer que la seconde demande d’inscription avait bien été portée dans le RNM et publiée ou à tout le moins que le défendeur avait eu connaissance de la cession antérieurement à l’assignation.

Pas de régularisation possible de la première « cession gratuite » conclut le tribunal, mais on peut tout de même voir dans la décision un effet « ardoise magique » (régularisation du défaut d’inscription de la cession par effet de la mention « annule et remplace » de la cession No 2 avec effet rétroactif).

En tout état de cause, la seconde inscription au RNM d’un « autre acte » confirme que la seconde opération de transfert de propriété ne constitue pas – et ne pouvait aucunement constituer une « confirmation » de la première cession quant à annulée par le tribunal (en application de l’article 931-1 du Code civil) :

« En cas de vice de forme, une donation entre vifs ne peut faire l’objet d’une confirmation. Elle doit être refaite en la forme légale ».

6 – Il nous paraît, par ailleurs, contestable de considérer – comme le fait pourtant le tribunal – que :

• le défendeur aurait été « informé » par lettre de la seconde cession (la décision ne précise pas qui était à l’origine de l’information ni les modalités d’une telle information alors que les mises en demeure adressées au défendeur semble l’avoir été par le cédant) ;
• l’inscription de transfert de propriété au RNM, « quand bien même » elle résulte de celle de la cession No 1 annulée par le tribunal dans sa propre décision, a permis aux tiers d’être informés de la cession opérée par la cession No 2 qui « annule et remplace » la première (p. 6 de la décision).

Il ne suffit pas, selon nous, que le second contrat de cession précise qu’il annule et remplace le premier. Encore faut-il qu’il ait été inscrit dans le registre des marques pour permettre au cessionnaire d’opposer ses droits au défendeur au jour de l’assignation.

Finalement, on pourra noter que l’inscription de la – seule cession valable – dans le RNM porte la date du 15 juin 2022 (i) et sérieusement s’interroger sur l’opposabilité des droits du cessionnaire au défendeur, près de deux ans avant l’inscription de la cession (ii). La question nous paraît d’autant plus pertinente que la mise en demeure adressée initialement au défendeur avait été formulée par l’ancien titulaire de la marque.

Validité de la cession

7 – Il n’existe pas, à proprement parler, de « cession à titre gratuit ».

La cession de marque s’apparente à un transfert de propriété à titre onéreux (V. toutefois, TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 5 janv. 2010, n° 08/9523 : ” la cession à titre gratuit d’une marque n’est pas prohibée “).

La cession doit comporter un prix déterminé ou au moins déterminable (C. civ., art. 1591). Le montant du prix de la cession est librement fixé par les parties au contrat et peut ne pas correspondre à la valeur économique de la marque (V. CA Douai, ch. 1, sect. 2, 29 mars 2018, n° 17/00192, qui indique que la valeur d’une marque n’est pas le résultat de la valorisation comptable arrêtée au bilan de la société mais dépend, pour l’essentiel, de sa crédibilité à identifier les produits et services, de la connaissance qu’en a le consommateur moyen et de la familiarité qu’en perçoit la clientèle). En revanche, le prix doit être réel (par opposition au prix fictif) et sérieux (par opposition au prix dérisoire), CA Paris, pôle 5, ch. 1, 22 janv. 2019, n° 17/11458. – TGI Paris, 11 mai 2017, n° 15/05542 , qui considère que le prix de 5 000 € correspondant à la cession de quatre marques non encore exploitées n’est pas vil. – CA Douai, ch. 1, sect. 2, 29 mars 2018, n° 17/00192, aux termes de laquelle le prix de cession de six marques au prix d’un euro est nulle (il s’agit en réalité d’un acte translatif de cession à titre gratuit – déséquilibré en l’espèce). À défaut, le contrat est nul (C. civ., art. 1169. – Et CA Nîmes, 3 févr. 2011, n° 08/05631 : JurisData n° 2011-014534).

8 – Au regard de ces principes, les juges du Tribunal Judiciaire de Lyon ont rendu une décision conforme à la jurisprudence constante en la matière en faisant une application – juste – des conditions de validité du contrat de cession : la marque doit avoir un prix. A défaut, le transfert de propriété doit être qualifié de donation – à titre gratuit – et prendre la forme d’un acte authentique (conclu devant notaire).

La décision à l’examen a donc confirmé – selon nous sans surprise – que :

• la donation d’une marque – qualifiée par les parties de « cession à titre gratuit » dans le contrat – doit être passée par devant notaire pour être valable ;
• les dispositions de l’article L. 714-1 4 du Code de la propriété intellectuelle qui disposent que la cession est constatée par écrit à peine de nullité ne dérogent pas aux conditions formelles de l’article 931 du Code civil : l’écrit n’est pas suffisant pour que la donation soit valable ; encore faut-il que l’acte soit passé devant notaire.

9 – Il est acquis que les dispositions de l’article 931 du Code civil s’appliquent aux personnes morales (V. Cass. Com., 7 mai 2019, n° 17-15261).

10 – Enfin, plusieurs décisions sont rendues chaque année à ce sujet (V. CA Paris, 13 mars 2024 (Pôle 5, Chambre 1, n° 22/05440)).

Ce principe est également applicable aux autres droits de propriété industrielle ainsi qu’aux droits d’auteur (V. notamment TJ Paris, 6 juillet 2023, n° 23/02616).

Alternatives non-cumulatives : qualification du transfert (cession ou donation)

11 – A la lecture de cette décision, deux alternatives permettent de surmonter la nullité d’un contrat de « cession à titre gratuit » de marque, à savoir, la conclusion :

•  d’un nouvel acte – à titre gratuit – devant notaire : donation ; ou
• d’un contrat de cession – à titre onéreux/contrepartie.

Approche pratique : cession d’un portefeuille de marques à l’international (nécessité d’un prix ventilé)

12 – En pratique, on pourra observer qu’il est possible/fréquent que plusieurs marques soient cédées en même temps. Il est alors recommandé de ventiler le prix de la cession par marque. Cela est d’autant plus nécessaire lorsqu’il s’agit de marques protégées dans des territoires différents, tant pour des raisons fiscales qu’aux fins d’inscription dans le registre des marques de certains pays étrangers.

Ainsi, il n’est pas rare que les offices des marques d’autres pays n’acceptent d’inscrire la cession que si un prix déterminé ou déterminable de la (des) marque(s) de ce territoire figure dans le contrat).

En pratique, il est le plus souvent conseillé de prévoir un prix – ventilé par titre – dans le contrat.

Traitement fiscal du transfert de propriété (cession vs. Donation)

13 – Il est vivement conseillé aux parties à l’opération de transfert de se faire assister par un expert pour valider le traitement fiscal du transfert de propriété (cession ou donation).

Il existe une double imposition relative au transfert de marque, à savoir, une imposition sur la plus-value (entre la valeur comptable de la marque inscrite en compte et le prix de cession) (i) et une imposition sur la mutation, à savoir sur les droits d’enregistrement (ii). La plus-value est taxée comme un gain au profit du cédant. En cas de moins-value, on parle de charge déductible de la base imposable à l’impôt.

Le régime fiscal applicable varie en fonction de plusieurs critères :

•  l’exploitation – usage ou absence d’usage – de la marque (i);
•  selon que la marque est cédée avec le fonds de commerce (ii) ;
• ou encore si les parties au contrat sont des personnes physiques ou morales (iii).

14 – Par ailleurs, il est utile de rappeler que le traitement réservé au transfert d’une marque diffère,

selon qu’il est opéré par voie de cession (avec un prix/contrepartie) ou par donation (à titre gratuit) :

i) cession

Si la marque cédée n’est pas exploitée, la cession est considérée comme portant sur un bien meuble incorporel et est soumise à la TVA (CGI, art. 256, IV, 1°).

Si la marque est exploitée, la cession n’est pas soumise à la TVA, mais au droit proportionnel d’enregistrement (CGI, art. 719) dans les hypothèses suivantes :

● si une clientèle est attachée à la marque (CA Paris, 1re ch., 25 mai 2007, n° 05/03183 : JurisData n° 2007-337803) ;

● si la marque est cédée en même temps que le fonds de commerce qui l’exploite (Cass. com., 19 mai 1992, n° 89-20.199 : JurisData n° 1992-001273 ; Bull. civ. IV, n° 196 ).

Les droits d’enregistrement applicables sont les suivants :

● Néant en dessous de 23000 euros du prix de vente ;

● 3% jusqu’à 200 000 euros

● 5% au-delà.

La cession d’une marque exploitée (sans clientèle attachée) est traitée comme une simple cession mobilière et soumise, en tant que telle, au droit fixe de 125 euros (CGI, art. 680 ; JurisData n° 1989-703621 ; Bull. civ. IV, n° 265).

Le taux de l’impôt sur les revenus sur la plus-value est progressif tandis que l’impôt sur les sociétés sur la plus-value est au taux normal ou 15% s’il s’agit d’une PME (dans la limite de bénéfice de 38 120 €).

ii) donation

Les droits de mutation à titre gratuit – donation – sont fixés aux taux indiqués dans le tableau infra, sous réserve des abattements, exonérations et/ou liens de parenté entre les parties:

V. https://www.economie.gouv.fr/particuliers/donation#

Enfin, « les libéralités consenties au profit de personnes morales sont en principe soumises aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG), à l’instar de celles bénéficiant aux personnes physiques. » – V. https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3366-PGP.html/identifiant%3DBOI-ENR-DMTG-10-20-20-20210701.

Bibliographie :

JurisClasseur Marques – Dessins et modèles Fasc. 7404 : Cession de marque – O. Thrierr et S. Havard Duclos

Dalloz IP/IT 2024 p. 185 : La cession à titre à titre gratuit constitue-t-elle une donation ? – J. Tassi

Communication Commerce électronique n° 4, avril 2022, comm. 25 – Propriété intellectuelle – Une cession à titre gratuit est-elle nécessairement une donation ? – P. Kamina

Légipresse 2023 p. 559 – Peut-on céder gratuitement un droit immatériel sans passer devant notaire ? – J. Grosslerner et S. Brami

Dura lex sed lex. Vere? Cession de marque : le – juste – prix Par Olivier Thrierr, partenaire chez TMark Conseils