Action en nullité des droits de propriété industrielle : le caractère rétroactif de l’imprescriptibilité affirmé

(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 28 janvier 2026, 24-14.760, Publié au bulletin)

Par Maître Charlotte GAUVIN, Avocate au barreau de Paris

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La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (ci-après la « loi Pacte ») a instauré le principe d’imprescriptibilité des actions en nullité de titres de propriété industrielle, dont la portée dans le temps demeurait discutée. Par un arrêt du 28 janvier 2026 publié au Bulletin, la Cour de cassation tranche : l’imprescriptibilité s’applique, hors l’hypothèse d’une décision ayant force de chose jugée, à tous les titres de propriété industrielle en vigueur au 24 mai 2019 (date de publication de la loi Pacte), y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement. 

Cette affaire oppose deux acteurs du prêt-à-porter spécialisés dans les vêtements urbains adaptés au grand froid, NAPAPIJRI et GEOGRAPHICAL NORWAY. 

En substance, les sociétés VF International et VF France, respectivement titulaire et distributrice des marques de l’Union européenne « NAPAPIJRI » (ci-après les « sociétés VF »), reprochaient aux titulaires des marques « GEOGRAPHICAL NORWAY » et à leur exploitant la commercialisation de vêtements imitant leurs produits et marques, notamment du fait de la reprise de la combinaison du vocable « GEOGRAPHIC » et du drapeau norvégien, emblématique de l’univers NAPAPIJRI : 

Par actes des 26 avril et 3 mai 2017, les sociétés VF ont assigné les titulaires et l’exploitant des marques « GEOGRAPHICAL NORWAY » en contrefaçon de marques, en concurrence déloyale, en parasitisme, ainsi qu’en nullité de marques pour dépôt de mauvaise foi, dans deux instances, jointes ensuite devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire.

Sur la demande en nullité pour dépôt de mauvaise foi, seule examinée dans le présent commentaire, le tribunal judiciaire de Paris (tribunal judiciaire de Paris, 21 octobre 2021, n° 17/06412), suivi par la cour d’appel de Paris (cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 15 mars 2024, n° 21/21118), a distingué :

• d’une part, les marques « GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION (1) » (n° 3353148), « GEOGRAPHICAL NORWAY » (n° 3675950), « GEOGRAPHICAL NORW »  (n° 3746219), enregistrées plus de 5 ans avant l’introduction de la procédure en nullité en date du 3 mai 2017, pour lesquelles l’action des sociétés VF a été jugée irrecevable, ces dernières ayant ou devant avoir connaissance de ces marques dès la publication de leur enregistrement, compte tenu de la surveillance qu’elles exerçaient sur les agissements des défendeurs ; 
• d’autre part, les marques (n° 3936975) et « GEO NORWAY »
  (n° 4048564), enregistrées moins de 5 ans avant l’introduction de cette action, pour lesquelles la demande des sociétés VF a été déclarée recevable, mais dont l’argumentation a été rejetée, les sociétés VF n’étant pas en mesure de caractériser la mauvaise foi du déposant. 

Pour déclarer partiellement irrecevable la demande en nullité des sociétés VF, les juges ont retenu que l’imprescriptibilité instaurée par la loi Pacte n’est pas applicable aux actions en nullité de marque dont la prescription, quinquennale, était déjà acquise lors de l’entrée en vigueur de ladite loi, le 24 mai 2019. 

Cette solution, qui n’est pas inédite, s’inscrit dans la continuité de plusieurs arrêts d’appel, notamment rendus par les cours d’appel de Paris et Bordeaux dans des affaires distinctes (cour d’appel de Bordeaux, 25 octobre 2022, RG n° 21/04921 ; cour d’appel de Paris, 19 avril 2023, RG n° 21/12725, 7 février 2025, n° 23/15170).

Le raisonnement repose sur l’application combinée des articles 2 et 2222 du Code civil (2/3), les juges du fond considérant que « lorsque le législateur allonge le délai d’une prescription, cette loi n’a pas d’effet sur la prescription définitivement acquise, à moins qu’une volonté contraire soit expressément affirmée dans ladite loi. Les nouvelles dispositions relatives à la prescription de l’action en nullité d’une marque doivent être considérées comme allongeant la durée de la prescription, puisqu’elles rendent celle-ci imprescriptible. Or, dans la mesure où aucune mention expresse dans le texte en cause ne permet de caractériser une volonté contraire sur ce point du législateur, le nouvel article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle (4) n’est pas applicable aux actions en nullité de marque dont la prescription était déjà acquise lors de l’entrée en vigueur de la loi Pacte le 24 mai 2019 » (cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 15 mars 2024, n° 21/21118).

A titre subsidiaire, les sociétés VF revendiquaient, en appel, la propriété des marques précitées sur le fondement de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle (5), estimant que celles-ci avaient été déposées en fraude de leurs droits. La cour d’appel de Paris a néanmoins déclaré irrecevable, comme nouvelle en appel, cette action en revendication dès lors qu’une telle action (dont l’objet est de sanctionner la fraude aux droits de tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ces derniers) ne tend pas aux mêmes fins que la demande en nullité de marque (qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle) et n’en constitue pas davantage l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. 

Saisie d’un pourvoi formé par les sociétés VF, la Cour de cassation a, le 28 janvier 2026, confirmé l’irrecevabilité de l’action en revendication en appel et cassé l’arrêt sur la prescription de la demande en nullité des sociétés VF. 

En application de l’article 124, III, de la loi Pacte (6) et de l’article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle, l’action ou la demande en nullité d’une marque en vigueur au jour de la publication de ladite loi n’est soumise à aucun délai de prescription. 

La Cour de cassation se fonde sur l’intention du législateur : en prévoyant l’application de l’imprescriptibilité des actions en nullité de titres de propriété industrielle « aux titres en vigueur au jour de la publication de la présente loi », elle juge que « le législateur a entendu conférer un effet rétroactif » à cette règle.

La Cour vient préciser que cette imprescriptibilité est « générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée » et « déroge à l’article 2222 du Code civil et s’applique à tous les titres en vigueur [au 24 mai 2019], y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement ».  

En conséquence, la demande en nullité des marques « GEØGRAPHICAL NORWAY », « GEOGRAPHICAL NORWAY » et « GEOGRAPHICAL NORW », en vigueur au 24 mai 2019, n’est pas prescrite. La Cour de cassation renvoie les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, qui devra donc examiner si le titulaire de ces marques les a déposées avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non-conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou dans le but d’obtenir, sans viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions normales d’une marque. 

Cette solution s’inscrit dans la lignée de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juillet 2025, rendu en matière de droit des marques, qui a précisé que la mauvaise foi constitue un motif absolu dont l’invocation est, en principe, imprescriptible (CJUE, n° C-322/24, Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A.U. contre Embutidos Monells S.A, 10 juillet 2025). 

La solution retenue par la Cour de cassation en droit des marques devrait également s’appliquer au droit des dessins et modèles, aux brevets ainsi qu’aux certificats d’obtention végétale, domaines pour lesquels la loi Pacte a instauré le même régime d’imprescriptibilité des actions en nullité (articles L. 521-3-2, L. 615-8-1 et L. 623-29-1 du Code de la propriété intellectuelle).

L’application rétroactive de cette imprescriptibilité devrait ainsi permettre de contester et de faire disparaître, à tout moment, tout titre de propriété industrielle occupant indûment les registres, sous réserve, bien entendu, de pouvoir établir la mauvaise foi du déposant au moment du dépôt du titre contesté.

(1) :  

(2) : « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. »

(3) : « La loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. (…) »

(4) :  « Sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. »

(5) : « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement. »

(6) :  « Les 2°, 4°, 5°, 7° et 8° du I du présent article s’appliquent aux titres en vigueur au jour de la publication de la présente loi. Ils sont sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée. »

Action en nullité des droits de propriété industrielle : le caractère rétroactif de l’imprescriptibilité affirmé

Par Maître Charlotte GAUVIN, Avocate au barreau de Paris