Annulation du brevet concédé et disparition de l’obligation de paiement des redevances échues ! (CA Paris, 29 oct. 2025, n° 23/18018)

Par Maître Olivier HUBERT

Si le licencié d’un droit de propriété industrielle est tenu de verser les redevances prévues au contrat, qu’en est-il de cette obligation lorsque le droit en question est annulé ?

Saisie d’un litige contractuel en matière de brevet d’invention, la cour d’appel de Paris a récemment répondu à cette question, en s’appuyant explicitement sur la jurisprudence de la Cour de cassation, tout en rejetant la demande en paiement au titre des redevances échues (CA Paris, 29 oct. 2025, n° 23/18018).

En l’espèce, une société, devenue l’ayant cause d’un licencié à la suite d’un transfert universel de patrimoine réalisé dans le cadre d’un plan de sauvegarde, avait assigné le donneur de licence en annulation du brevet concédé afin d’obtenir l’anéantissement rétroactif du contrat de licence et, par ricochet, de s’opposer aux demandes en paiement de redevances qui lui avaient été adressées par le breveté.

Il est vrai que puisque la décision d’annulation d’un brevet d’invention est rétroactive et a un effet absolu (art. L. 613-27, CPI), celle-ci entraîne la nullité de la licence octroyée sur ce brevet pour défaut d’objet – désormais, de « contenu » (art. 1128, C. civ.) – (Com., 1^er juin 1999, n° 97-12.853 ; Com., 28 janv. 2003, n° 00-12.149).

L’invention en cause n’est plus appropriée et les redevances futures ne sont plus dues.

Néanmoins, la restitution attendue des prestations réciproques consenties en exécution de l’acte anéanti se révèle impossible en la matière. En effet, si le concédant peut toujours reverser au licencié le montant des redevances perçues, la jouissance du brevet dont ce dernier a bénéficié ne peut, quant à elle, être matériellement rendue.

Citant l’arrêt New Holland de la Cour de cassation, la cour a alors rappelé que la nullité du contrat de licence résultant de l’annulation, qu’elle venait de prononcer, du brevet concédé, « n’a pas, quel que soit le fondement de cette nullité, pour conséquence de priver rétroactivement de toute cause la rémunération mise à la charge du licencié en contrepartie des prérogatives dont il a effectivement joui » (Com., 28 janv. 2003, n° 00-12.149), le licencié pouvant « avoir retiré un avantage de la licence ».

Dès lors, le licencié ne peut pas se contenter d’invoquer l’anéantissement rétroactif du contrat de licence pour demander la restitution des redevances versées.

Encore faut-il que, dans les faits, il n’ait pas profité de l’exclusivité attachée au brevet.

Au cas particulier, rien ne permettait d’établir que l’ayant cause du licencié originaire, qui intervenait dans le domaine technique concerné depuis de nombreuses années, ait effectivement mis en œuvre le brevet sous licence, le contenu des plaquettes de présentation de la technologie exploitée par celui-ci, versées aux débats, étant à elles seules insuffisantes à cet égard.

Il n’était pas davantage établi que la licence de brevet aurait permis à l’ayant cause de remporter un certain marché EDF. En effet, si le titulaire du brevet soutenait que le licencié originaire – dont l’ayant cause a racheté les actifs – avait été créé pour exploiter le brevet concédé dans la perspective d’obtenir ce marché, cette société n’avait soumissionné audit marché que douze ans après sa création, avant son rachat, et alors même que ses actionnaires croyaient si peu dans l’obtention de ce marché qu’ils avaient refusé de la recapitaliser pour soutenir sa candidature.

Enfin, le fait que le projet de lettre d’intention d’achat du licencié originaire prévoyait le versement d’une avance consentie « pour le dépôt d’un brevet » sans autre précision, ne pouvait suffire à établir que le demandeur en nullité avait acquis cette société dans le but de bénéficier de la licence sur le brevet litigieux, cette mention ayant au demeurant disparu de la version signée de cette lettre.

Une fois la licence annulée, et avec elle l’obligation d’exploitation, l’ayant cause pouvait effectivement soutenir, sans craindre d’engager sa responsabilité, ne pas avoir mis en œuvre le brevet. La cour lui a donné raison en prononçant la nullité du contrat de licence à la suite de l’annulation du brevet concédé puis en rejetant les demandes adverses en paiement de redevances dès lors qu’il n’avait retiré aucun avantage de la licence ni de l’exclusivité liée.

Dans une précédente affaire, la cour d’appel de Paris avait, à l’inverse, fait droit à la demande d’un breveté en paiement des redevances échues au motif que « l’obligation de payer les redevances demeure la contrepartie de l’exclusivité consentie avant la date d’annulation du brevet » et que, au cas particulier, « aucun élément ne permet[tait] de considérer que le paiement d’une somme de 12% HT sur le chiffre d’affaires, ne constituerait pas une juste rémunération de la jouissance exclusive dont la société [licenciée] a bénéficié pendant la durée du contrat » (CA Paris, 5 avr. 2019, n° 17/03246).

L’avantage retiré de la licence étant une question de fait, la restitution peut aussi n’être que partielle (CA Paris, 11 mai 2007, n° 05/20284).

Depuis la réforme du droit des obligations (Ord. 2016-131, 10 févr. 2016, JO, 11 févr.), le régime des restitutions de droit commun (art. 1352 s., C. civ.) régissant le sort des prestations exécutées en vertu d’un acte nul (art. 1178, C. civ.), prévoit que lorsque la restitution en nature d’une chose autre qu’une somme d’argent est impossible, elle s’effectue en valeur (art. 1352, C. civ.). Il précise que cette restitution inclut les fruits et la « valeur de la jouissance que la chose a procurée » (art. 1352-3, C. civ.).

Transposé au contrat de licence, ce mécanisme conduirait ici aussi le concédant à reverser au licencié le montant des redevances indûment perçues et à ce dernier à restituer au concédant, la valeur de l’exclusivité consentie. Si cette valeur venait à correspondre au montant des redevances, ces sommes resteraient donc, par compensation, acquises au concédant.

Toutefois, cette équivalence n’irait pas de soi, dans la mesure où la valeur de la jouissance devrait être appréciée par le juge « au jour où il se prononce » (art. 1352-3, C. civ.). Elle pourrait ainsi varier en fonction de la portée effective du brevet annulé et des avantages que le licencié en a réellement tirés. Se pourrait-il alors que la valeur de l’exclusivité consentie soit supérieure au montant des redevances prévues contractuellement ?

Par prudence, les parties veilleront à insérer dans leur contrat de licence une clause régissant le sort des redevances en cas d’annulation du droit concédé, en prévoyant, par exemple, que les redevances échues antérieurement à la décision d’annulation dudit droit resteront dues au concédant.

Annulation du brevet concédé et disparition de l’obligation de paiement des redevances échues ! (CA Paris, 29 oct. 2025, n° 23/18018)

Par Maître Olivier Hubert