Changement De Cap à l’USPTO – les Détenteurs de Brevets Revigorés Face à l’Affaiblissement de l’IPR
Par Christian Bale, Ben Quarmby – MoloLamken LLP et Elodie Bardon – Hankin Patent Law APC
De récents changements politiques à l’Office Américain des Brevets et des Marques (« USPTO ») concernant les procédures dites inter partes reviews (« IPR ») ont fortement impacté les stratégies de contentieux en matière de brevets, tant pour les demandeurs que pour les défendeurs.
Contexte
Aux États-Unis, les contentieux en matière de brevets sont traditionnellement portés devant les juridictions fédérales de première instance (tribunaux fédéraux des différents districts). Le juge est chargé de l’interprétation des revendications (claim construction), mais les questions portant sur la validité des brevets sont généralement laissées à un jury populaire. Les juges fédéraux sont « généralistes », et les jurés, choisis parmi les citoyens, ne sont pas tenus d’avoir une expertise technique.
En 2011, le Congrès Américain a introduit la procédure d’inter partes review—une alternative au contentieux devant les juridictions fédérales jugée plus efficace—pour résoudre les litiges portant sur la validité d’un brevet. Après la délivrance d’un brevet par l’USPTO, un tiers souhaitant contester sa validité peut déposer une demande d’IPR auprès du Patent Trial and Appeal Board (PTAB), une juridiction administrative au sein de l’USPTO. Les IPR sont examinées par des juges administratifs spécialisés en droit des brevets, plutôt que par des juges « généralistes » et des jurés profanes.
Depuis leur entrée en vigueur en 2012, les IPRs sont devenues un outil très prisé par les défendeurs dans les contentieux de brevets devant les tribunaux fédéraux, leur permettant de contester et d’invalider les brevets invoqués contre eux. Entre 1 200 et 1 300 IPR sont généralement déposées chaque année, avec un taux d’examen au fond compris entre 65 % et 68 % (U.S. Patent & Trademark Office, PTAB Trial Statistics: FY25 Q1 Outcome Roundup (Dec. 31, 2024) au cours des dernières années. En moyenne, lorsqu’un brevet fait l’objet d’une décision finale écrite dans une IPR, il est déclaré invalide dans 78 % des cas (Stephen Schreiner, The PTAB’s 70% All-Claims Invalidation Rate Continues to Be a Source of Concern, IPWatchdog (Jan. 12, 2025)) Les juges fédéraux acceptent fréquemment de surseoir à statuer en attendant l’issue d’une IPR. Par exemple, le District du Delaware – juridiction particulièrement sollicitée pour les contentieux brevets – a accordé un sursis à statuer dans 90 % des cas entre 2019 et 2021 (Casey Kraning & Kelly Del Dotto, Stays Pending IPR In Del. District Courts Are Here To Stay, Law360 (Mar. 11, 2022)).
Historiquement, le Congrès a confié au PTAB un certain pouvoir discrétionnaire pour refuser d’examiner une demande d’IPR lorsqu’un contentieux parallèle, portant sur la validité du même brevet, est en cours devant un tribunal fédéral. Néanmoins, l’administration Biden avait fortement limité l’usage de ces refus discrétionnaires par l’USPTO, renforçant ainsi le recours aux IPR lorsqu’un contentieux était pendant devant un tribunal fédéral. Mais cette époque est désormais révolue. Rompant avec cette politique, le Directeur par intérim de l’USPTO a considérablement élargi la portée du pouvoir discrétionnaire de l’USPTO pour refuser l’examen d’une demande d’IPR.
Changements de politique
En février, l’USPTO a abrogé un Mémorandum de 2022 qui limitait la capacité du PTAB à exercer son pouvoir discrétionnaire pour refuser d’examiner des demandes d’IPR (U.S. Patent & Trademark Office, Interim Procedure for Discretionary Denials in AIA Post-Grant Proceedings with Parallel District Court Litigation, (June 21, 2022)). Ce document, publié sous l’administration Biden, enjoignait le PTAB à ne pas refuser d’examiner une demande d’IPR en présence de « preuves convaincantes d’invalidité » ou lorsqu’un requérant déposait une stipulation dite « Sotera », s’engageant à ne pas soulever les mêmes arguments dans le contentieux parallèle devant un tribunal fédéral. Plus tard, en mars 2025, l’USPTO a publié deux nouveaux mémorandums visant à alléger la charge de travail du PTAB (U.S. Patent & Trademark Office, Guidance on USPTO’s recission of “Interim Procedure for Discretionary Denials in AIA Post-Grant Proceedings with Parallel District Court Litigation” (Mar. 24, 2025); U.S. Patent & Trademark Office, Interim Processes for PTAB Workload Management (Mar. 26, 2025)). Deux changements majeurs ont été apportés concernant le refus discrétionnaire d’examiner les demandes d’IPR.
Premièrement, le PTAB opère un revirement en revenant à l’analyse factorielle pré-2022 pour décider du refus d’examiner une demande d’IPR. Ces facteurs découlent de la décision de la Cour suprême dans Apple Inc. v. Fintiv, Inc. (2020), qui précise ce que le PTAB peut prendre en considération pour déterminer s’il convient ou non de refuser d’examiner une demande d’IPR lorsqu’un procès devant un tribunal fédéral, portant sur le même brevet, a une date fixée avant que le PTAB ne puisse rendre sa décision finale écrite. Ces facteurs, connus sous le nom de facteurs Fintiv, incluent : (1) la probabilité qu’un sursis à statuer soit accordé devant le tribunal fédéral, (2) la proximité avec la date du procès, (3) l’investissement des parties dans la procédure parallèle, (4) le chevauchement des questions soulevées dans les deux procédures, (5) l’identité entre le requérant à l’IPR et le défendeur dans la procédure parallèle, (6) et toute autre circonstance pertinente.
En plus de ces facteurs Fintiv, l’USPTO a identifié sept nouveaux facteurs que le PTAB va désormais examiner : (1) si un autre forum a déjà statué sur la validité ou la brevetabilité des revendications contestées ; (2) si des évolutions législatives pertinentes sont intervenues depuis la délivrance du brevet ; (3) la solidité du recours en invalidité ; (4) la mesure dans laquelle la demande d’IPR repose sur une expertise technique ; (5) les attentes établies des parties, telles que la durée de vie des revendications ; (6) des intérêts économiques, de santé publique ou de sécurité nationale impérieux ; et (7) d’autres considérations reposant sur le pouvoir discrétionnaire du Directeur.
Deuxièmement, l’USPTO a séparé la décision de refuser d’examiner une demande d’IPR de la décision au fond du PTAB. En application de la nouvelle procédure, le Directeur de l’USPTO, en consultation avec un panel de juges expérimentés du PTAB, décide d’exercer ou non un refus discrétionnaire d’examiner la demande d’IPR. Si le recours n’est pas refusé à ce stade, il est transmis à un panel de trois juges pour un examen au fond. Afin de faciliter la bifurcation entre le refus discrétionnaire et la décision au fond, l’USPTO a mis en place une procédure de dépôt d’écritures distincte pour les refus discrétionnaires. Cela permet aux arguments relatifs aux refus discrétionnaires d’être examinés en amont.
Les effets de ces changements ont été immédiats. Entre le 21 janvier et le 23 mars 2025, le PTAB a rendu 214 décisions concernant l’examen de demandes d’IPR, n’en refusant que trois pour motifs discrétionnaires (Mike Rueckheim et al., The PTAB’s Institution Grant Rate Has Dropped After Announcement of the New PTAB Discretionary Denial Guidance and Briefing Procedure, Winston & Strawn LLP (May 5, 2025)). En revanche, entre la publication du mémorandum le 24 mars 2025 et le 30 avril 2025, le PTAB a rendu bien moins de décisions concernant l’examen des demandes (118), mais a refusé 38 IPR pour motifs discrétionnaires.
Un cas récent illustre bien l’impact de ce changement de politique. En février, dans l’affaire Motorola Solutions Inc., le PTAB avait accepté d’examiner une IPR après que le requérant eut déposé une stipulation Sotera – comme le requérait alors le mémorandum de 2022 (Motorola Sols., Inc. v. Stellar LLC, IPR2024-01205, Paper 11 (PTAB Feb. 13, 2025)). Le 3 mars, le titulaire du brevet a, toutefois, demandé un réexamen par le Directeur de la décision d’examiner la demande d’IPR. Le 28 mars, le Directeur par intérim de l’USPTO a estimé que le PTAB avait accordé trop d’importance à la stipulation Sotera et avait négligé de prendre en compte « l’investissement dans la procédure parallèle » par le breveté (The March 24, 2025 memorandum explains that Sotera stipulations, though “highly relevant,” must be considered as “part of a balanced assessment of all the relevant circumstances in the case.”). La décision de réexamen du Directeur a donc annulé la décision d’accepter l’examen de la demande d’IPR et a rejeté cette demande d’IPR.
Points clés à retenir
L’un des principaux effets de ce changement de politique de l’USPTO est une augmentation nette des refus discrétionnaires. Ce changement est aussi accompagné d’une réduction de la prévisibilité des refus discrétionnaires par le PTAB. En abrogeant le mémorandum de 2022, l’USPTO a supprimé des critères déterminants qui protégeaient auparavant les requérants d’un refus discrétionnaire, au profit d’une appréciation de facteurs plus souple et globale. Désormais, les demandes d’IPR ne peuvent plus se fonder sur une simple stipulation pour espérer éviter un refus discrétionnaire. Les requérants, comme les titulaires de brevets, doivent être prêts à argumenter non seulement sur les facteurs Fintiv, mais aussi sur les nouveaux facteurs discrétionnaires – tels que les « attentes établies » ou encore les « intérêts économiques, de santé publique ou de sécurité nationale impérieux ».
Le mémorandum de 2022, publié sous l’administration Biden, avait été présenté comme un simple guide, alors que l’USPTO envisageait une « éventuelle réglementation » (U.S. Patent & Trademark Office, Guidance on USPTO’s recission of “Interim Procedure for Discretionary Denials in AIA Post-Grant Proceedings with Parallel District Court Litigation” (Mar. 24, 2025)). En l’absence d’adoption d’une règle définitive pour formaliser cette orientation sous la forme d’un règlement, la nouvelle administration Trump a pu abroger rapidement le mémorandum, sans avoir à engager la longue procédure nécessaire pour abroger un règlement. Reste à savoir si l’USPTO décidera de s’engager dans une procédure réglementaire formelle afin de rendre ses nouvelles orientations plus difficiles à annuler par de futures administrations présidentielles.
Changement De Cap à l’USPTO – les Détenteurs de Brevets Revigorés Face à l’Affaiblissement de l’IPR
Par Christian Bale, Ben Quarmby – MoloLamken LLP et Elodie Bardon – Hankin Patent Law APC
