Déchéance pour cause de dégénérescence de la marque « CITY STADE » : le simple envoi de mises en demeure ne suffit pas à défendre un droit privatif

Par Maître Dune Gerin, Cabinet AGIL’IT

(Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.449)

La Cour de cassation est venue rappeler, dans un arrêt du 13 novembre 2025, les exigences pesant sur le titulaire d’une marque pour éviter sa déchéance pour dégénérescence.

Pour rappel, la dégénérescence de marque est un phénomène par lequel une marque devient postérieurement au dépôt, la désignation usuelle d’un produit ou d’un service, de sorte qu’elle n’est plus apte à remplir sa fonction d’identification d’origine.

En jugeant que le simple usage du marquage d’origine anglo-saxonne ® et l’envoi tardif de quelques mises en demeure ne suffisent pas à préserver le caractère distinctif d’un signe devenu usuel, la Cour de cassation confirme une approche exigeante du devoir de vigilance du titulaire d’un droit de marque.

1. Rappel des faits et de la procédure

Le 30 janvier 2006, la société Tennis d’Aquitaine a déposé la marque verbale française « CITY STADE » (n° 06/3407583), enregistrée notamment en classes 6 et 19 pour désigner des « structures complètes en acier habillé bois ou métal permettant la pratique de différents sports (tennis, basket, football) ».

À partir de 2016, le terme « city stade » a toutefois connu une diffusion croissante dans le langage courant, tant auprès des professionnels du secteur que des collectivités territoriales, pour désigner de manière générique des terrains multisports clos.

Estimant que la marque était devenue la désignation usuelle du produit qu’elle couvre, la société Sports et Loisirs a sollicité, le 23 février 2021, la déchéance des droits de la société Tennis d’Aquitaine pour dégénérescence de sa marque.

Par décision du 24 février 2022 (DC 21-0032), le Directeur général de l’INPI a rejeté cette demande. L’INPI a considéré que, bien que la marque ait été largement utilisée, le titulaire avait suffisamment défendu sa marque (tant à titre préventif que curatif), notamment :

• • • par l’usage constant du symbole ® dans ses documents commerciaux et sur ses produits,
  • • et par l’envoi de trois lettres de mise en demeure à des concurrents afin de leur interdire d’utiliser sa marque pour identifier des terrains multisports.

Cette décision a toutefois été infirmée par la cour d’appel de Colmar, qui a annulé la décision rendue le 24 février 2022 par le Directeur Général de l’INPI et prononcé la déchéance des droits de la société TENNIS D’AQUITAINE sur la marque CITY STADE n° 06/3407583.

La société Tennis d’Aquitaine a alors formé un pourvoi en cassation.

2. La décision de la Cour de cassation

2.1. Rappel des principes juridiques

Aux termes de l’article L. 714-6 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance le titulaire d’une marque qui, par son fait ou son inaction, a laissé celle-ci devenir la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service qu’elle désigne.

Cette disposition doit être interprétée à la lumière de l’article 20, sous a), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, qui impose au titulaire de la marque d’adopter un comportement actif afin de préserver le caractère distinctif de son signe.

Il ne saurait ainsi être exigé du titulaire un contrôle absolu de tous les usages faits de sa marque.
En revanche, celui-ci doit démontrer avoir mis en œuvre des mesures adaptées, effectives et proportionnées à l’ampleur de l’usage générique constaté.

2.2. L’insuffisance des mesures prises par le titulaire de la marque « CITY STADE »

En l’espèce, la Cour de cassation relève que :

• • • le terme « city stade » est utilisé de manière régulière et progressive depuis 2016 par les acteurs économiques du secteur pour désigner un type de terrain multisport ;
  • • la société Tennis d’Aquitaine avait connaissance de cet usage générique, notamment du fait de ses relations commerciales avec des collectivités territoriales.

Certes, la société Tennis d’Aquitaine justifiait :

• • • de l’usage systématique du symbole ® dans ses brochures, catalogues, sur son site internet et sur ses stands lors de salons professionnels ;
  • • de l’envoi de trois mises en demeure adressées fin 2020 à des concurrents, leur rappelant que le signe « City stade » est une marque enregistrée dont elle est titulaire.

Toutefois, la Cour souligne qu’aucune action judiciaire n’a été engagée, alors même que l’usage générique du signe était croissant depuis 2016.

Elle précise en outre que le symbole ®, dont l’emploi n’est pas imposé en droit français, s’il permet d’attirer l’attention du public sur l’existence d’une protection, ne peut suppléer l’absence de démarches concrètes et suivies à l’égard des tiers qui utilisent la marque de manière générique.

La Cour écarte également l’argument tiré de la qualité de partenaires commerciaux des collectivités territoriales, rappelant que cette circonstance ne saurait justifier l’absence de rappel du caractère protégé du signe en cause.

2. 3. La confirmation de la déchéance pour dégénérescence

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme que :

• • • le terme « CITY STADE » est devenu usuel dans le commerce ;
  • • les mesures prises par le titulaire étaient tardives, isolées et insuffisantes au regard de l’ampleur de la banalisation du signe ;
  • • par son inaction prolongée, la société Tennis d’Aquitaine a contribué à la dégénérescence de sa marque.

Conclusion

Le pourvoi formé par la société Tennis d’Aquitaine est rejeté. 

La société Tennis d’Aquitaine est condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une jurisprudence désormais établie rappelant que la marque est un droit privatif vivant, qui exige une défense active et constante.

Elle constitue un avertissement clair pour les titulaires de marques confrontés à un risque de banalisation : la tolérance prolongée d’un usage générique, même non intentionnelle, peut conduire à la perte pure et simple du droit.

À l’heure où de nombreux signes distinctifs sont repris dans le langage courant, notamment dans les secteurs techniques ou institutionnels, cet arrêt invite les titulaires à repenser leur stratégie de surveillance et de réaction, en combinant actions pédagogiques, mises en demeure ciblées et, lorsque nécessaire, recours contentieux, afin d’éviter que leur marque ne devienne victime de son propre succès.

Déchéance pour cause de dégénérescence de la marque « CITY STADE » : le simple envoi de mises en demeure ne suffit pas à défendre un droit privatif

Par Maître Dune Gerin, Cabinet AGIL’IT