Le dépôt réitéré d’une marque ne peut pas se faire pour un oui ou pour un nom : l’EUIPO étend la mauvaise foi au dépôt réitéré d’un signe similaire, lorsque celui-ci vise à étendre artificiellement le délai de grâce de 5 ans pour défaut d’usage.

Par une décision du 15 février 2024 n° C 57 071, la Division d’Annulation de l’EUIPO consacre un nouveau chapitre dans la saga judiciaire opposant Jean-Charles de Castelbajac à la société PMJC, et reconnaît la mauvaise foi de la société PMJC dans l’enregistrement de sa marque européenne “” N°18589305.

Ce différend s’inscrit dans le contexte de la dégradation des relations contractuelles entre les parties, basées, notamment, sur la conclusion d’un acte de cession des marques du créateur au profit de la société PMJC, et d’une convention de prestation de services.

Plus précisément, cette décision est rendue à la suite d’un précédent litige au cours duquel Jean-Charles de Castelbajac avait agi en déchéance des marques française N°94519229 et européenne N°004407251 “” enregistrées en classes 18 et 25, en raison du défaut d’usage sérieux et effectif de ces marques par la société PMJC. Ce dernier a obtenu gain de cause sur ses prétentions le 11 novembre 2020 devant l’EUIPO, et le 9 septembre 2021 devant l’INPI.

I. Les faits

La société PMJC est titulaire de la marque européenne figurative “” N°18589305, déposée le 28 octobre 2021 et enregistrée en classes 18 et 25. Or, Jean-Charles de Castelbajac invoque la nullité de cette marque devant l’EUIPO, au motif, d’une part, que cette marque constitue l’usage non autorisé de son nom patronymique, susceptible de tromper le consommateur sur la nature des produits commercialisés (article 59§1 point a) du RMUE) et, d’autre part, que le dépôt réitéré des marques antérieures déchues est constitutif de mauvaise foi (article 59§1 point b) du RMUE).

L’EUIPO qui se prononce uniquement sur la mauvaise foi, reconnaît qu’un dépôt réitéré non pas d’une marque identique, mais d’un signe similaire, peut caractériser l’intention malhonnête de son titulaire, lorsque sa finalité est de prolonger indûment la période de grâce de 5 ans attaché au dépôt d’une marque.

II. Une appréciation classique de la mauvaise foi du déposant

Conformément à la jurisprudence européenne existante, l’EUIPO rappelle qu’un dépôt réitéré n’est pas nécessairement constitutif de mauvaise foi, quand bien même il s’agirait d’un dépôt identique ou hautement similaire à une marque antérieure déchue (TUE, 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU : T :2012 :689, §45).

Par conséquent, il appartient à celui qui allègue la mauvaise foi du déposant d’une demande réitérée d’apporter la preuve de son intention malhonnête. Pour rappel, il ressort de l’arrêt Skykick, que l’intention malhonnête peut consister en une volonté de nuire aux intérêts d’un tiers identifié ou en un abus de droit (CJUE, 29/01/2020, C-371/18, Skykick UK Limited et Skykick Inc). En l’espèce, l’EUIPO conclut à un abus de droit de la société défenderesse, consistant en un détournement des règles du droit des marques en vue d’éviter les conséquences d’une déchéance prononcée en raison du défaut d’usage de marques antérieures.

Pour arriver à cette conclusion, la Division d’Annulation a recours aux critères habituellement pris en considération par les juges pour caractériser la mauvaise foi du dépôt réitéré :

• • L’EUIPO commence par écarter toute logique commerciale de la société défenderesse, en affirmant que le logo contesté constitue une variation des marques antérieures déchues, de sorte que le défaut d’usage sérieux et effectif de ces marques fait obstacle à ce que ce nouveau dépôt puisse entrer dans la logique commerciale du déposant, qui n’avait pas su la démontrer dans le cadre des précédentes procédures en déchéance.

• • Au même titre que la logique commerciale, l’EUIPO se réfère à d’autres circonstances antérieures au dépôt pour apprécier la mauvaise foi du titulaire et, notamment, à l’existence d’une relation contractuelle préexistante entre les parties. La société défenderesse ne pouvait ignorer qu’un signe similaire avait d’ores et déjà été déposé par le demandeur, d’autant qu’il le lui avait été cédé et qu’il lui appartenait d’en assurer l’exploitation. Ainsi, la décision de l’EUIPO s’inscrit dans une jurisprudence constante selon laquelle l’existence de relations contractuelles directes entre les parties est un facteur pertinent dans l’appréciation de la mauvaise foi (Trib. UE, 5/10/2016, T-456/15, T.G. R. Energy Drink, § 33).

Cependant, cette circonstance semble relever davantage de la volonté de nuire aux intérêts d’un tiers identifié, second versant de la mauvaise foi, plutôt que de l’abus de droit. Dès lors, la Division d’Annulation qui avait suffisamment d’indices pour caractériser la mauvaise foi de la société défenderesse au regard du détournement des règles en matière de preuve d’usage, n’a pas eu à se prononcer sur la question.

Enfin, l’EUIPO se base sur la chronologie des évènements pour caractériser la mauvaise foi de la société défenderesse, et notamment le conflit judiciaire opposant les parties depuis 2016, au cours duquel plusieurs marques cédées à la société défenderesse ont été frappés de déchéance, pour défaut d’usage, mais également pour usage trompeur (V. décision de la Cour d’Appel de Paris, 12/10/2022, n°20/11628, Blip !, 28 avr. 2023, obs. Y. Basire). L’EUIPO considère que le dépôt de la nouvelle marque s’inscrit dans une chronologie suspicieuse dans la mesure où celui-ci a été réalisé le 28 octobre 2021, soit « moins de deux mois après la déchéance de la marque française pour non-usage et moins d’un an après la déchéance de la MUE ».

A la lumière de ces éléments, la mauvaise foi de la société défenderesse a pu être caractérisée par l’EUIPO, cette dernière ayant tenté de se prémunir des effets attachés aux décisions de déchéance précédemment intervenues, par la pratique du dépôt réitéré.

III. L’extension de la mauvaise foi au dépôt réitéré d’un signe similaire

Cette décision étend de manière inédite la notion de mauvaise foi à un dépôt réitéré d’un signe similaire. L’apport de cette décision est certain dans la mesure où les précédents judiciaires en la matière ont réservé l’application de la mauvaise foi au dépôt réitéré d’un signe identique. A titre d’illustration, le Tribunal de l’Union Européenne avait reconnu la mauvaise foi de la société HASBRO dans le dépôt successif des signes identiques « MONOPOLY » afin d’échapper à l’obligation légale de prouver l’usage de sa marque (TUE, 21/04/2021, T-663/19, Hasbro, Inc. / EUIPO – Kreativni Događaji d.o.o.).

Le raisonnement de l’EUIPO ne peut qu’être approuvé en ce qu’il fait application de l’adage latin « Fraus omnia corrumpit » selon lequel la fraude corrompt tout, et qui est au cœur de la notion de mauvaise foi.

Pour juger que la marque contestée constitue un dépôt réitéré des marques antérieures déchues, la Division d’Annulation considère que l’élément dominant des deux signes est composé des lettres « J » et « C » sous forme d’une croix ornée d’une couronne. La reprise de cet élément figuratif au sein du signe contesté permet à l’EUIPO de conclure que les différences entre les signes sont minimes « à savoir le changement de contraste de la couronne, la suppression du cercle entourant le dessin et l’ajout de l’élément verbal « CASTELBAJAC » en taille minuscule », et qu’elles ne seront pas directement perçues par le consommateur d’attention moyenne.

En premier lieu, il convient de rappeler que la mauvaise foi du déposant ne peut pas résulter du simple risque de confusion associé à un dépôt réitéré. Autrement dit, le simple fait que les différences entre les signes considérés soient insignifiantes ne suffit pas à démontrer que la demande réitérée a été réalisée de mauvaise foi (TUE, 13/12/2012, T 136/11, Pelikan, EU : T :2012 :689, §33-34). Cette assertion s’explique par le fait que le risque de confusion ne constitue pas une condition de la mauvaise foi (CJUE, 12/09/2019, C-104/18 P, 5ème Chambre, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ contre EUIPO).

Toutefois, le risque de confusion peut constituer un facteur pertinent à prendre en considération pour caractériser l’intention malhonnête du déposant, notamment lorsque celui-ci ne pouvait pas ignorer l’existence d’un signe identique ou similaire (CJUE, 11/06/2009, C-529/07, Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli). En l’espèce, compte tenu de leurs relations contractuelles passées, la société défenderesse ne pouvait ignorer qu’un signe similaire désignant des produits identiques et/ou similaires avait d’ores et déjà été déposé par le demandeur et que l’enregistrement de sa nouvelle marque était de nature à créer un risque de confusion entre ces signes.

En outre, la similitude des signes est renforcée par la similarité des produits de la marque contestée avec ceux désignés par les marques antérieures déchues. Pour rappel, la jurisprudence admet le dépôt réitéré d’un signe lorsque celui-ci est justifié par la volonté de diversifier ses produits et/ou services, c’est d’ailleurs pourquoi l’abus de droit n’est en principe, sanctionné que par l’annulation partielle des produits et services identiques à ceux couverts par la marque antérieure. Or, les produits comparés en l’espèce sont hautement similaires, en ce qu’ils ont essentiellement trait à des articles de bagagerie et d’habillement.

Compte tenu de la similarité des produits en cause et de l’absence de logique commerciale de la société défenderesse qui avait été dans l’incapacité de prouver un quelconque usage des marques antérieures pour ces mêmes produits, il doit être conclu à sa mauvaise foi.

Cette décision se veut favorable aux titulaires de marques qui peuvent voir sanctionner le dépôt réitéré d’un signe identique, mais également similaire au leur. Même si la pratique du dépôt réitéré est autorisée par les Offices, il existe des moyens de la sanctionner en apportant notamment la preuve de la mauvaise foi du déposant, qui sera rigoureusement examinée.