Saga CeramTec : la marque ne peut servir de prolongation d’un brevet appréhendant une couleur (Com., 7 janvier 2026, n°21-23.458)

Par Me Stéphanie JACQ, avocate associée chez ALTINOVE Avocats

La protection des couleurs par le droit des marques est l’objet d’une abondante jurisprudence ; tout comme les facultés de cumul des différents droits de propriété intellectuelle sur un même objet. Certains de ces cumuls ont expressément fait l’objet d’encadrements légaux ; qu’il s’agisse des formes « nécessaire à l’obtention d’un résultat technique » ou donnant « une valeur substantielle au produit » (not. Art. 7.1 e du Règlement n°2017/1001 sur la marque de l’UE « RMUE »). L’on peut également songer à l’impossibilité de protéger par un dessin et modèle « l’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit » (not. Art. L. 511-8 du Code de la propriété intellectuelle, « CPI »). 

Dans le cadre d’une saga impliquant la société CeramTec, la jurisprudence européenne puis nationale s’est ainsi penchée sur la faculté de protection d’une couleur rose dans l’éventualité où elle s’avère être la conséquence d’un procédé technique couvert par un brevet, en l’occurrence expiré.

Tel est l’objet de l’arrêt du 7 janvier 2026 de la Cour de cassation qui a statué en suite d’un renvoi préjudiciel devant la CJUE (19 juin 2025, aff. C-17/24). La Cour de cassation a ainsi confirmé, sur le fondement de l’interdiction du dépôt de mauvaise foi, la nullité de plusieurs marques déposées par la société CeramTec constituées par une telle couleur rose et approuvé la position de la Cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 25 juin 2021, n°18/15306). Les enseignements de l’arrêt sont nombreux, tant sur la faculté de cumul des droits sur un même objet, que le rappel des finalités du droit des marques, qui ne peut servir d’instrument déloyal.

Au-delà des enseignements dégagés dans les décisions rendues (3), il est utile de revenir sur les faits en cause (1) et la procédure (2).

1. Faits. La société CeramTec, spécialisée dans le développement et la fabrication de produits céramiques commercialise de longue date une prothèse de hanche de couleur rose. Elle était titulaire d’un brevet européen EP 0 542 815, déposé le 5 août 1991, portant sur un composite en céramique utilisé dans la fabrication de cette prothèse, lequel a expiré en août 2011. Ce matériau céramique composite utilise de l’oxyde de chrome dans une certaine proportion afin d’améliorer la dureté en même temps que la résistance mécanique de ce matériau. Il peut être noté que le rose n’est pas expressément visé dans le brevet ; mais que le dosage d’oxyde de chrome y est toutefois mentionné, selon diverses proportions et dosages, induisant des différences de couleurs allant du blanc au rouge rubis. Selon la Cour d’appel, la proportion optimale pour la solidité du matériau conduit nécessairement à la couleur déposée à titre de marque, à savoir la couleur rose Pantone 677C.

Ainsi, quelques semaines après l’expiration dudit brevet, la société CeramTec a déposé trois marques de l’Union européenne : une marque de couleur portant sur la nuance de rose Pantone 677 C, mais également une figurative et une tridimensionnelle représentant une bille de cette même couleur. 

Cette démarche pouvait s’expliquer par la faculté offerte au titulaire de marque de renouveler indéfiniment son droit, tandis que d’autres droits de propriété intellectuelle disposent, eux d’une durée limitée, comme le brevet ou le dessin & modèle. Or, à plusieurs reprises la jurisprudence a exprimé sa méfiance vis-à-vis du détournement de la finalité du droit des marques pour prolonger artificiellement un objet pourtant tombé dans le domaine public ; le droit exclusif et “potentiellement” permanent conféré par une marque ne pouvant servir à perpétuer, sans limitation dans le temps, d’autres droits que le législateur de l’Union a voulu soumettre à des délais de péremption (CJUE, 16 septembre 2015, C-215/14, Nestlé, point 45).

Malgré ce risque et estimant que la société Coorstek commercialisait des prothèses semblables reprenant cette couleur rose caractéristique, CeramTec l’a assigné en contrefaçon de marques et concurrence parasitaire. 

A titre reconventionnel, Coorstek a sollicité l’annulation des trois enregistrements de marques de l’Union européenne qui lui étaient opposées sur le fondement des articles 7.1 (a) à (e) et 52.1 (a) et (b) du Règlement (CE) n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire. 

2. Procédure. Dans son arrêt du 25 juin 2021, la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 25 juin 2021, n°18/15306) a prononcé la nullité des marques invoquées pour mauvaise foi lors du dépôt. 

La mauvaise foi est une notion autonome du droit de l’Union, proche de la fraude classiquement reconnue en droit français. Elle implique de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce (CJUE, 11 juin 2009, C-529/07).

Les juges du fond ont considéré que la société CeramTec avait eu l’intention de prolonger le monopole qu’elle détenait sur la solution technique protégée auparavant par le brevet expiré en 2011 (et par conséquent sur le matériau employé pour les implants), et non d’obtenir un droit exclusif à des fins relevant de la fonction essentielle d’une marque, à savoir l’indication d’origine. 

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a décidé dans un premier arrêt du 10 janvier 2024 (pourvoi n° 21-23.458) de surseoir à statuer et d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation du règlement n°207/2009 ; ce que la Cour a fait dans son arrêt du 19 juin 2025 (aff. C-17/24).

Dans sa réponse aux questions préjudicielles, la CJUE a dit pour droit que : 

• • les causes de nullité fondée sur la fonctionnalité du signe -dont l’article 7 RMUE cité en introduction de cet article- et sur la mauvaise foi sont autonomes, de nature différente, poursuivent des objectifs différents et ne s’excluent pas mutuellement. 
  • la mauvaise foi du demandeur de l’enregistrement d’un signe en tant que marque, peut, si l’enregistrement est sollicité après l’expiration d’un brevet, être retenue en se fondant notamment sur l’intention de ce demandeur de faire du signe un vecteur, total ou partiel, de la solution technique protégée par ce brevet, indépendamment du fait que le signe soit constitué uniquement par la forme du produit nécessaire à l’obtention du résultat technique. Pour déterminer l’existence d’une telle mauvaise foi, plusieurs éléments peuvent se révéler pertinents notamment la nature de la marque contestée, l’origine du signe et son utilisation depuis sa création, la portée du brevet expiré, la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et la chronologie des événements ayant caractérisé ce dépôt. 
  • la mauvaise foi s’apprécie au moment du dépôt de la demande d’enregistrement. Si des circonstances, même postérieures au dépôt, peuvent servir d’indices quant à l’intention du demandeur au moment de ce dépôt, la mauvaise foi du demandeur ne peut pas être appréciée sur le fondement de circonstances survenues postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause.

Par son arrêt du 7 janvier 2026, la Cour de cassation, se conformant à l’interprétation de la CJUE, a confirmé la nullité des marques de la société CeramTec. Elle réaffirme que le droit des marques ne saurait être instrumentalisé pour maintenir une exclusivité technique tombée dans le domaine public et considère notamment :

• • que la couleur rose pantone 677C est la conséquence nécessaire de l’adjonction, dans la céramique, d’oxyde de chrome dans une proportion spécifique protégée par le brevet de la société Ceramtec venu à expiration ;
  • que cette couleur rose n’était pas appréhendée comme un élément arbitraire, mais comme la conséquence de la présence d’oxyde de chrome dans les proportions approuvées par les autorités sanitaires ; 
  • que la chronologie du dépôt à l’expiration du brevet manifeste l’intention de détournement du droit des marques puisque la couleur rose n’était pas ou plus un signe de ralliement de la clientèle, mais le fruit d’un effet technique.

3. Portée. Cette décision est évidemment riche en enseignements. Tout d’abord, elle rappelle que la propriété intellectuelle doit demeurer une exception au principe de liberté du commerce et de l’industrie, et que le domaine public doit, également, faire l’objet d’une préservation. Ensuite, il incite à considérer les limites, notamment temporelles du droit des brevets, et les fonctions du droit des marques. La marque est un instrument de ralliement de la clientèle, et en aucune façon ne peut-elle essentiellement devenir un outil de restriction de concurrence.

L’arrêt de la Cour manifeste également la méfiance qui doit être de mise contre des marques atypiques, telles que des revendications de couleurs. De telles marques ont déjà de grandes difficultés à surmonter l’écueil d’exigence de distinctivité. Si elles visent à prolonger un droit de propriété intellectuelle expiré, elles seront susceptibles d’être refusées ou annulées pour cause de mauvaise foi. Cette dernière notion s’avère en effet plus flexible dans ses conditions de mise en œuvre que les motifs de refus reposant sur les caractéristiques d’un produit ou formes « nécessaire à l’obtention d’un résultat technique » ou donnant « une valeur substantielle au produit » (not. Art. 7.1 e du RMUE), en ce qu’elle autorise la prise en considération de l’intention du déposant. Au cas présent, le dépôt des marques, eut-il été réalisé bien avant l’expiration du brevet, la preuve de cet élément intentionnel de la mauvaise foi aurait pu davantage se discuter.

Il convient également de noter que, comme le précise la jurisprudence européenne rendue sur l’article 7,1, e) du RMUE (TUE, 26 mars 2020, T-752/18), l’existence de formes ou couleurs alternatives pour parvenir au résultat technique du brevet est indifférent. La Cour de cassation indique ainsi que la Cour d’appel « n’était pas tenue de procéder à la recherche qui lui était demandée, tirée de la possibilité pour les concurrents d’ajouter des colorants afin d’obtenir une autre couleur que le rose pour une céramique contenant de l’oxyde de chrome dans une proportion précédemment protégée par le brevet venu à expiration » (pt. 24). En filigrane, la disgrâce du critère de la multiplicité des formes se confirme.

Enfin, la mauvaise foi s’appréciant au moment du dépôt, la Cour de cassation a également exclu toute incidence d’études ultérieures au dépôt des demandes d’enregistrement qui auraient démontré l’absence d’effet technique du composant en cause.

Saga CeramTec : la marque ne peut servir de prolongation d’un brevet appréhendant une couleur (Com., 7 janvier 2026, n°21-23.458)

Par Me Stéphanie JACQ, avocate associée chez ALTINOVE Avocats