« GALANGA » jugé faiblement distinctif pour des services de restauration : l’influence de la cuisine du monde sur le consommateur français surestimée ?

par Cécile Lacand Juriste propriété intellectuelle chez TMark Conseil.

C’est par un jugement rendu en date du 11 mai 2023, que le Tribunal judiciaire de Paris écarte le risque de confusion entre les signes le galanga et GALANGA BY MONSIEUR GEORGE.

En l’espèce, la société demanderesse exploite le restaurant Le Galanga, son dirigeant étant, par ailleurs, titulaire de la marque verbale française éponyme, enregistrée, notamment, pour des services de restauration. Les défenderesses exploitent le restaurant « Galanga » établi au sein de l’hôtel Monsieur George et ont, notamment, déposé la marque verbale GALANGA BY MONSIEUR GEORGE en classe 43. Par une assignation devant le Tribunal judiciaire de Paris, les demandeurs sollicitent l’arrêt des activités de restauration sous le nom « Galanga » sur le fondement de la contrefaçon de marque, d’une part, et de la concurrence déloyale, d’autre part.

Dans cette affaire, le juge a pu se prononcer sur la notion d’aveu judiciaire (qui ne peut se déduire d’une interprétation), et sur la nécessité d’un usage dans la vie des affaires afin de pouvoir caractériser l’acte de contrefaçon (CJUE, 12 novembre 2002, aff. C-206/01, Arsenal Football Club plc). Le juge a également rejeté la demande fondée sur la concurrence déloyale, le parasitisme et les pratiques commerciales trompeuses, en l’absence de faute génératrice d’un préjudice, reposant sur des faits distincts de ceux déjà invoqués pour la contrefaçon de marque.

Néanmoins, c’est lors de l’appréciation du risque de confusion entre les signes le galanga et GALANGA BY MONSIEUR GEORGE, que ce jugement se montre surprenant. Sur ce point, en plus de se révéler inattendu, le jugement est peu protecteur du titulaire de droit antérieur.

En l’absence d’identité, le juge recherche s’il existe un risque de confusion entre les signes le galanga et GALANGA BY MONSIEUR GEORGE.

Après avoir relevé que le public pertinent était « un consommateur de produits de restauration, amateur de restaurants, en particulier de cuisine asiatique, notamment thaïlandaise », le tribunal s’attache à la comparaison des signes.

Le juge relève qu’ils sont visuellement différents (24 caractères contre 9) et qu’ils se distinguent par leurs sonorités.

À ce stade, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants n’est nullement évoquée, alors même qu’elle aurait pour fonction de tempérer les différences relevées. L’analyse des signes semble alors plutôt sommaire.

En effet, le juge ne relativise pas l’impact du déterminant « le » au sein de la combinaison « le galanga », alors même que la jurisprudence constante lui confère un rôle introducteur.

Ce point de différence aurait pu être relativisé en ce que l’article « le » ne saurait retenir l’attention du public pertinent. D’ailleurs, il est fort probable que cet article disparaisse lorsque la marque sera oralement évoquée par le consommateur qui indiquera « aller au Galanga », et non à « aller à Le Galanga ». Cela est d’autant plus critiquable que compte tenu de la jurisprudence Lloyd Schuhfabrik, selon laquelle, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, l’aspect visuel, phonétique ou conceptuel des signes n’a pas le même poids dans la comparaison, il convient de tenir compte de la catégorie de services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (CJUE, 22 juin 1999, aff. C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer). En l’espèce, l’aspect phonétique d’une marque de services de restauration aurait pu être considéré comme important, conférant à l’élément « galanga » une place dominante dans l’analyse.

Au sujet de la marque seconde, le juge retient qu’il s’agit d’une marque composée, dans laquelle sont ajoutés au terme « galanga », les mots « By Monsieur George ».

Contre toute attente, le juge ne semble pas accorder de caractère accessoire à la signature « BY MONSIEUR GEORGE » dans la comparaison des signes, mais la perçoit au contraire comme un vecteur supplémentaire de différence. Or, il est raisonnable de penser que cette séquence en position seconde est perçue comme une signature, compte tenu de la traduction du terme anglais « BY » précédé d’un nom, qui permet d’identifier la personne à l’origine des produits ou services commercialisés.

Le raisonnement du tribunal judiciaire se montre alors en rupture avec la jurisprudence, notamment de l’INPI. On citera par exemple, la décision suivante rendue dans le cadre d’une procédure en nullité :

NL 22-0170, du 28 avril 2023 : « si l’ensemble verbal BY OZGE apparaît distinctif au regard des produits en cause, il est néanmoins situé en fin d’un signe long. En outre, de par son terme BY, il évoque immédiatement une marque ombrelle ou la signature d’un créateur, de sorte que le terme AYLIA, placé en attaque, bénéficie au sein de cette marque d’une distinctivité autonome et un caractère essentiel ».

En l’espèce, si le juge ne manque pas de relever que les termes « by Monsieur George » mettent en évidence l’origine du service proposé comme un élément signature, il retient seulement la différence conceptuelle que cela implique et non son caractère accessoire.

Ceci étant, s’il n’est pas considéré que « GALANGA » est l’élément dominant au sein de « GALANGA BY MONSIEUR GEORGE », c’est en raison de la faible distinctivité accordée à ce terme. C’est d’ailleurs en vertu de cette appréciation qu’il n’est pas retenu que « Galanga » conserve une position distinctive autonome au sein de l’ensemble.

En effet, le juge considère à propos du galanga que « en sa qualité d’épice utilisée en particulier dans la cuisine asiatique, il constitue un terme évocateur de cette cuisine du monde, et ne peut que conférer à la marque première déposée, une faible distinctivité pour désigner un service de restauration asiatique ».

Concernant le mot « galanga », il ressort de l’appréciation du tribunal que « ce terme est défini dans le dictionnaire Larousse cuisine comme un cousin du gingembre ». La source de cette définition apparaît alors contestable au regard du consommateur de référence défini par le juge. En effet, si le consommateur intéressé par le Larousse cuisine est un amateur de cuisine, le public pertinent se compose, quant à lui, de consommateurs de produits de restauration.

En tout état de cause, l’amateur de cuisine et le consommateur de produits de restauration (à savoir la personne qui fréquente les établissements de restauration et qui consomme des plats préparés) sont bel et bien deux personnes différentes, qui ne sauraient être automatiquement associées.

On pourrait alors se demander si la signification du galanga est réellement connue du consommateur pertinent. En d’autres termes, l’amateur de restaurant a-t-il des connaissances culinaires suffisamment développées pour associer le terme « galanga » à une épice ?

Par ailleurs, selon la définition retenue par le juge, le galanga est utilisé en Thaïlande ou au Cambodge. Pourtant, le consommateur de référence est avant tout le consommateur qui habite sur le territoire où la marque est protégée. En l’espèce, face à deux marques françaises, il s’agit du territoire français. Partant, la connaissance du terme « galanga » par le consommateur amateur de restaurants et résidant en France est encore moins évidente.

Au regard du raisonnement précité, l’arrêt Thomson Life n’avait plus vocation à s’appliquer.

En vertu de cet arrêt : «un risque de confusion peut exister dans l’esprit du public, en cas d’identité des produits ou des services, lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise du tiers et, d’autre part, de la marque enregistrée, dotée d’un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome. »

Une application de cette jurisprudence aurait pu être la bienvenue dans le cas d’espèce où l’appréciation du degré de distinctivité du terme « galanga » au regard du public pertinent est discutable.

Le risque de confusion entre « le galanga » et « GALANGA BY MONSIEUR GEORGE » n’est pas retenu, alors que le consommateur français serait à même de penser que le restaurant « Galanga by Monsieur George» est un établissement dérivé de « Le Galanga », qui serait situé au sein de l’hôtel Monsieur George, et qui bénéficierait ainsi de l’influence de cet hôtel.

La protection de la marque du titulaire se voit donc affaiblie, et le droit de marque vidé de sa substance, dès lors que le titulaire ne peut s’opposer à une marque en partie identique suivie d’une signature et enregistrée pour des services identiques.

Doit-on craindre derrière cette décision, une tendance du juge de plus en plus sévère dans l’appréciation du caractère distinctif des éléments dominants, en faveur d’éléments normalement considérés comme non dominants par la jurisprudence ?

« GALANGA » jugé faiblement distinctif pour des services de restauration : l’influence de la cuisine du monde sur le consommateur français surestimée ? par Cécile Lacand Juriste propriété intellectuelle chez TMark Conseil.