L’utilisation de marques d’autrui en ligne : stratégies de référencement et places de marché

Par Michaël Piquet-Fraysse avocat associé, et Lucile Boyer avocate collaboratrice chez Ebl Lexington.

Les Français ont dépensé près de 147 milliards d’euros sur internet pour la seule année 2022, la part du e-commerce dans le commerce de détail s’étant élevée à 14,1% (« Chiffres clés e-commerce 2022 », Fédération e-commerce et vente à distance). Il est désormais impératif pour les opérateurs économiques, afin de conserver ou d’accroître leur part de marché, d’attirer les consommateurs sur leur site en ligne et, pour ce faire, bénéficier d’un référencement efficace, c’est-à-dire d’apparaître dans les premiers résultats de recherche des internautes.

Le référencement naturel (search engine optimization – « SEO ») ou payant (search engine advertising – « SEA ») d’un site internet nécessite notamment d’identifier les mots-clés pertinents pour son activité et son contenu. Ces mots-clés sont ceux que les internautes sont susceptibles de saisir dans un moteur de recherche. L’identification de ces mots-clés est donc capitale pour les opérateurs des sites web. La pratique de la réservation de marques de concurrents à titre de mots-clés pour référencer son site internet est apparue très tôt dans les usages.

Référencement payant

Dans les années 2000, alors même qu’internet commençait tout juste à gagner en popularité, les juges français ont d’abord sanctionné sur le fondement de la contrefaçon, l’offre par Google d’un service réservation de mots-clés, y compris de marques enregistrées pour générer des liens promotionnels vers des sites internet en l’absence d’accord des titulaires de marques (à titre d’exemple TGI Nanterre, 13 octobre 2003, n°03/00051 ou encore CA Versailles, 23 mars 2006, n°05/00342). Ces décisions des juges français, qui auraient pu annoncer la fin du service AdWords, ont conduit les sociétés Google (Google France et Google Inc.) à former un pourvoi en cassation ayant lui-même donné lieu à plusieurs questions préjudicielles posées à la CJUE. Parmi elles, la question de savoir si l’utilisation d’une marque à titre de mot-clé devait être considérée comme un usage de cette marque, condamnable au titre de la contrefaçon.

Pour rappel, une marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire de la marque peut ainsi interdire à tout tiers de faire usage de sa marque dans la vie des affaires (i) d’un signe identique à sa marque pour désigner des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée ou (ii) d’un signe similaire désignant des produits ou services similaires à ceux visés par la marque enregistrée créant un risque de confusion dans l’esprit du public.

Dans une série de décisions (CJUE, 23 mars 2010, aff. jointes C-236/08, C-237/08 et C-238/08, ECLI:EU:C:2010:159,Google France et Google), la CJUE reconnaît que le prestataire de référencement (ici Google) opère dans la vie des affaires mais se contente de stocker les signes et d’afficher les annonces des utilisateurs de son service, de telle sorte qu’il ne fait pas « d’usage dans le cadre de sa propre communication commerciale » du signe, quand bien même il perçoit une rémunération pour la fourniture du service. Il ne peut donc être regardé comme contrefacteur, contrairement à ce qui avait pu être décidé par certaines juridictions françaises.

Concernant les annonceurs, utilisateurs du service payant de référencement, la CJUE considère qu’ils font quant à eux un usage de la marque d’autrui dans le contexte de leurs activités commerciales afin d’en tirer un avantage économique et que l’utilisation de la marque d’un concurrent comme mot-clé pour attirer les internautes sur une page web constitue un usage de ce signe pour les produits et services de l’annonceur, susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque. La Cour statue comme suit : « le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot-clé identique à ladite marque que cet annonceur a, sans le consentement dudit titulaire, sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers » (CJUE, 23 mars 2010, préc.).

Un peu plus d’un an après, la CJUE précisera que l’atteinte à la fonction d’origine de la marque est également caractérisée « lorsque l’annonce, tout en ne suggérant pas l’existence d’un lien économique, reste à tel point vague sur l’origine des produits ou des services en cause, qu’un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n’est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui est joint à celui-ci, si l’annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou bien, au contraire, s’il est économiquement lié à celui-ci » (CJUE, 22 septembre 2011,aff. C-323.09, Interflora c/ Marks & Spencer).

Il en résulte que l’utilisation d’une marque d’un concurrent comme mot-clé pour le référencement de site internet, et notamment par le biais de solution AdWords, n’est pas en soi fautive, mais doit répondre à des conditions strictes.

Suivant l’essor du commerce en ligne, et plus généralement de la digitalisation globale de l’activité économique, les juges français ont naturellement adopté la jurisprudence de la CJUE et maintiennent depuis une stabilité assez remarquable depuis presque 15 ans.

La Cour d’appel de Paris reconnaît ainsi que « l’utilisation dans le système AdWords de Google de mots clés constituant la marque d’un concurrent n’est pas interdite en soi et ne constitue pas du seul fait de cette utilisation une contrefaçon de marque » (CA Paris, 28 Janvier 2021, n° 20/11611).

L’usage de la marque d’un tiers est donc autorisé dans un système de référencement de type AdWords dès lors que le titre ou le corps de l’annonce marque clairement l’absence de lien entre le titulaire de la marque utilisée à des fins de référencement et l’annonceur cherchant à attirer le consommateur sur son propre site. Seule la « confusion effective dans les résultats affichés entre les produits du titulaire de la marque et ceux du concurrent » (CA Paris, 28 janvier 2021, préc.) constitue une utilisation illicite de la marque d’un concurrent à des fins de référencement payant.

Dans une décision très récente, la Cour de cassation a de nouveau approuvé le raisonnement des juges du fond ayant relevé l’absence de tout risque de confusion pour le consommateur par la simple utilisation d’une marque dans la solution AdWords pour désigner des produits identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée (Cass. com., 18 octobre 2023, n°20-20.055).

Référencement naturel

Une solution identique s’est imposée en matière de référencement dit naturel. Celui-ci est réalisé non pas par la réservation payante d’un mot-clé par le biais de service (de type AdWords), mais simplement par la reproduction d’une marque d’un tiers dans le code-source du site à référencer. La marque d’un titulaire est alors utilisée comme une balise, la correspondance entre les termes recherchés par l’internaute et ladite balise permet de proposer à cet internaute le site d’un concurrent du titulaire de la marque ainsi utilisée.

Comme pour le référencement payant, cette pratique est admise principalement parce qu’elle s’opère dans les« coulisses » du site web visité par l’internaute. La contrefaçon n’est pas caractérisée en l’absence d’affichage de la marque du titulaire sur le site de son concurrent (TGI Paris, 24 octobre 2013, 12/04631), les juges retenant, effectivement, que le code source « n’est […] pas accessible à l’internaute qui a consulté le moteur de recherche en saisissant la marque en cause » (TGI Paris, 29 janvier 2016, 14/06691).

Cependant, le seul fait que la marque utilisée comme balise ne soit pas visible aux yeux des internautes ne suffit pas à écarter tout risque de contrefaçon. La Cour de cassation rappelle que « le titulaire de la marque peut interdire l’utilisation d’un signe par un tiers dans le code-source de son site internet, même s’il n’est pas visible aux yeux du public, dès lors qu’il propose comme résultat à la recherche d’un internaute une alternative par rapport aux produits ou services du titulaire de la marque et qu’il ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par le référencement naturel proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers » (Cass. com., 18 octobre 2023, n°20-20055).

En pratique, l’utilisation de la marque d’un concurrent pour référencer un site doit se limiter à sa réservation en tant que mot-clé ou à l’utilisation de ce terme dans le code source de la page web, à l’insu du consommateur. Tout autre usage, et notamment la reproduction du signe dans le titre de l’annonce, le corps de l’annonce ou encore l’URL du site internet, est susceptible de constituer un acte condamnable au titre de la contrefaçon. Si l’utilisation d’une marque d’un tiers est licite dans les cas énoncés, l’éditeur du site doit en revanche éviter toute ambiguïté pour le consommateur qui doit toujours être en mesure d’identifier l’origine des produits ou services qui lui sont présentés.

Places de marché

Si la jurisprudence a, semble-t-il, réglé la question de l’utilisation de marques de tiers pour le référencement naturel ou payant, les pratiques des opérateurs de e-commerce, notamment des places de marché, attirent l’attention des titulaires des marques, et, partant, des juges qu’ils saisissent.

Dans une décision récente, la CJUE a affirmé, en réponse à une question préjudicielle, que l’exploitant d’un site internet de vente en ligne, en l’occurrence Amazon, qui intègre sur sa plateforme ses propres offres de vente, ainsi qu’une place de marché sur laquelle des vendeurs tiers proposent des produits revêtant la marque de tiers sans leur autorisation, peut lui-même être regardé comme faisant usage de ladite marque pour des produits identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée.

Le critère retenu par la CJUE est à nouveau l’impact sur le consommateur qui consulte le site. Ainsi, l’exploitant de la plateforme fait un usage de la marque, dès lors que le consommateur, normalement informé et raisonnablement attentif, établit un lien entre les services de l’exploitant du site et la marque enregistrée et a l’impression que l’exploitant commercialise lui-même les produits revêtus de la marque. En l’espèce, cette confusion résulte notamment du fait que les annonces bénéficient d’un mode de présentation uniforme et que l’ensemble des pages de produits présentent le logo de l’exploitant (CJUE, gde ch., 22 décembre 2022, aff. jtes C-148/21 et C-184/21, Christian Louboutin c/ o Amazon.com Inc. et a.).

Et demain …

Alors que l’intelligence artificielle promet de révolutionner le SEO, il est impératif que les développeurs de ces outils, tout comme les annonceurs, soient formés sur les pratiques prohibées par le droit des marques et la jurisprudence applicable en la matière, sauf à soulever de nouveaux débats sur le terrain de la responsabilité de l’intelligence artificielle rédactrice des contenus et mots-clés.

L’utilisation de marques d’autrui en ligne : stratégies de référencement et places de marché