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Nike v. Bape : un éclairage sur la revendication de droits de propriété intellectuelle sur des créations de mode, par Margaux Sanchez-Baltazat, Juriste Propriété Intellectuelle et Glynnis Makoundou, avocate fondatrice du cabinet MAKOUNDOU AVOCAT – Le Droit à la Mode

Une assignation très attendue de la sphère mode a été portée en début d’année devant les juridictions New-Yorkaises (lien vers le texte de l’assignation). Le 25 janvier 2023, Nike Inc., la célèbre enseigne sportswear engage (enfin) une action en contrefaçon contre BAPE (USAPE LLC), une autre enseigne commercialisant des articles d’habillement, après près de 20 ans de faits litigieux dénoncés.

Au cœur de la cause, des modèles de sneakers iconiques commercialisés par Nike Inc. depuis de nombreuses années, tels que le modèle Air Force 1 ou Air Jordan, dont la société BAPE se serait semble-t-il un peu trop inspirée.

(Image extraite de l’assignation)

Ce litige naît plusieurs années après le début des faits litigieux – Nike le reconnaît dans les premières lignes de l’assignation. Ce délai est dû, selon la société demanderesse, au fait que les agissements autrefois minimes de BAPE, se sont fortement intensifiés au cours des deux dernières années, fondant la présente action. En l’occurrence, la société BAPE qui ne jouissait autrefois que d’un rayonnement sur le continent asiatique, s’est dotée d’égéries américaines influentes telles que l’actuel directeur artistique de la maison Louis Vuitton homme, Pharrell Williams ou le rappeur Drake. La consécration médiatique de BAPE entraînant un accroissement des ventes et des opportunités de licensing avec d’autres marques, Nike prend finalement les mesures nécessaires à faire cesser l’ingérence dans ses droits invoquée.

Ce litige mérite d’être commenté, d’une part, parce qu’il était fortement attendu et, d’autre part, parce qu’il soulève de nombreuses questions qui sont fréquemment posées par la propriété intellectuelle au secteur de la mode : jusqu’où peut aller l’inspiration ? Qu’est ce qui appartient au fond commun de la mode ? Quelle est l’efficacité des droits de propriété intellectuelle dans le milieu de la mode ?

L’étude des débuts de cette affaire apporte la promesse d’un litige dont la solution est encore incertaine. En raison de la diversité des droits de propriété intellectuelle potentiellement en cause, il est également intéressant d’envisager quels moyens juridiques auraient pu être invoqués si le litige était né en France.

  1. Un litige attendu depuis près de 20 ans

L’élément déclencheur de la notoriété de ce litige est, avant tout, sa temporalité particulière.

En l’espèce, l’assignation de Nike Inc. a été déposée auprès des juridictions américaines le 25 janvier 2023, alors que le rappel des faits au sein de ce même document dénonce un début des faits litigieux durant l’année 2005, il y a donc près de 18 ans.

D’emblée, cette durée apparaît comme problématique au regard des droits de propriété intellectuelle potentiellement détenus, même si aucune disposition du Lanham Act ne précise la limite du droit à agir au-delà duquel l’action serait prescrite. L’appréciation est réalisée au cas par cas par les juridictions saisies. Il est à noter cependant, pour référence, que l’action en contrefaçon de copyright se prescrit par trois ans aux Etats-Unis (source : Copyright Claims Board).

De ce fait, il est aisément compréhensible que les rédacteurs de l’assignation aient consacré un soin particulier à rapporter la preuve que l’intérêt à agir de Nike Inc. était né récemment, notamment en insistant sur le fait que les éléments litigieux antérieurs à 2021 pouvaient être qualifiés de « minimis », selon l’adage « de minimis non curat praetor ». Du point de vue de Nike Inc., les agissements de BAPE durant cette période de 15 ans consistaient en l’importation sporadique sur le sol américain de sneakers ressemblantes, puis de leur retrait, d’ouvertures de boutiques physiques, puis de leur fermeture.

Ainsi, aucune activité constante et répétée n’était mise en œuvre, ce qui, pour Nike Inc., justifie l’absence d’action jusqu’alors.

Cet élément est susceptible de constituer un des axes de défense principaux de la société BAPE, si cette dernière parvient à prouver que son exploitation des modèles litigieux avait été portée à la connaissance de Nike Inc. dès 2005 et que cette dernière n’avait pas jugé utile de mener une action, renonçant ainsi implicitement à son droit d’agir. Ce moyen de défense pourra également être approfondi dans le cas où la commercialisation des sneakers de BAPE se révèlerait relever de quantités plus importantes que ce que Nike Inc. laisse penser au sein de l’assignation.

En ce sens, une lettre apparemment adressée par BAPE au juge New Yorkais saisi, en date du 17 février 2023 et relayée par le compte Instagram @sneakerlegal donne un aperçu des moyens de défense envisagés par BAPE. Au sein de cette lettre, la société défenderesse rappelle que le différend dure depuis 14 ans, et que malgré les contacts passés entre les équipes de Nike Inc. et BAPE, Nike n’aurait pas su apporter la preuve d’un droit de propriété intellectuelle antérieur sur les sneakers.

De plus, la lettre mentionne une tentative de règlement du litige en octobre 2009, le conseil de Nike Inc. s’étant rendu au Japon pour négocier directement auprès de BAPE une licence, que cette dernière a refusé.

BAPE ne considère pas que Nike Inc. ait un intérêt à agir en raison, d’une part, du fait du temps écoulé entre les premiers faits litigieux et le moment de l’assignation et, d’autre part, en raison de l’absence de précision sur les droits revendiqués par Nike Inc.

Sur ce second point, l’assignation apporte des éléments de réponse.

  1. Une atteinte aux dessins et modèles de Nike Inc.

L’action portée par Nike Inc. envers la société défenderesse est fondée uniquement sur une violation de « trade dress », l’équivalent américain des dessins et modèles. En soutien de ses prétentions, Nike Inc. joint les titres revendiqués au sein de l’assignation.

Le litige porte particulièrement sur trois modèles de sneakers créés et commercialisés par Nike Inc.

(image issue de l’assignation)

Un problème apparaît d’emblée au regard des titres de propriété industrielle revendiqués : leur date.

En l’occurrence, les dessins revendiqués par Nike apparaissent comme ayant été enregistrés en 2008 et 2019, ce qui, selon l’assignation, intervient postérieurement à la divulgation des modèles de sneakers, mais aussi postérieurement aux premières « copies » litigieuses par BAPE.

L’enregistrement des premiers « trade dress » revendiqués par Nike Inc. en juin 2008 coïncide, à quelques mois près, à la date de la rencontre entre BAPE et Nike Inc. au Japon évoquée précédemment. Nike Inc. a donc semblé prendre les mesures nécessaires à la protection de sa propriété intellectuelle en réaction à l’entrée de BAPE sur le marché, lesquelles se sont matérialisées par des dépôts et tentatives de négociations.

Ainsi, la stratégie de défense de BAPE sera sans doute portée sur la contestation de la validité des titres de propriété intellectuelle invoqués par Nike Inc., notamment parce que la contestation de la copie en elle-même semble plus délicate, en raison de la ressemblance prononcée entre les modèles commercialisés par Nike et ceux par BAPE.

La ressemblance entre les modèles est appuyée, notamment, par la confusion existant autour des modèles de BAPE et ceux de Nike sur le marché de la seconde main.

(image issue de l’assignation)

Il résulte des annonces de vente de sneakers de seconde main que les acheteurs et les vendeurs associent les baskets provenant de Nike Inc. et de BAPE, notamment en utilisant les dénominations des baskets de Nike Inc., telles que « AF1 », « Air Force One ».

Pour autant, cette association n’est réalisée que dans ce sens unique, car aucune annonce de sneakers de seconde main ne semble associer les sneakers BAPE lorsque l’objet de la vente est une chaussure provenant de l’enseigne Nike. Ainsi, comme cela est confirmé par la chronologie du litige, les sneakers Nike apparaissent comme étant les sneakers originales, ayant popularisé ce style de chaussures.

Néanmoins, les sneakers BAPE connaissent également leur public, mais pas en tant qu’alternative moins onéreuse, comme c’est souvent le cas en matière de contrefaçon d’articles de mode. En l’occurrence, le modèle « Air force 1 » imaginé par Nike Inc. est commercialisé au prix de 120 euros sur le site officiel :

(image issue du site officiel nike.com)

Le modèle BAPE STA, qui est considéré par Nike Inc. comme étant une contrefaçon, est quant à lui actuellement commercialisé au prix de 364 dollars sur le site officiel de BAPE.

(image issue du site officiel bape.com)

Le litige prend ainsi une autre ampleur : pour Nike Inc. l’objectif n’est pas de faire cesser la production de copies de mauvaise facture dépréciant son image de marque, mais véritablement de protéger les modèles enregistrés contre une possible dilution et perte de distinctivité.

Si le litige venait à s’achever en faveur de BAPE, cela pourrait signifier que les modèles de Nike ne bénéficient pas d’un « trade dress » et ne peuvent donc être sujets à appropriation par Nike Inc.

Nous laisserons aux spécialistes du droit américain le soin de commenter l’avancée du litige et ses possibles ramifications. Dans cette attente, intéressons-nous aux remèdes qui auraient été apportés par le droit français, dans l’éventualité où le litige se serait déroulé en France.

  1. Et si le litige avait été jugé en France ?

Si le litige avait dû se dérouler selon les lois françaises et les droits détenus par chacune des sociétés en France, la première option offerte à la société demanderesse aurait été de s’appuyer sur ses titres de propriété industrielle, comme c’est le cas dans l’assignation rédigée à l’aune du droit américain.

En l’espèce, la société Nike dispose à l’heure actuelle de plus de 500 dessins et modèles déposés, qui constituent un ensemble représentatif de l’ensemble de ses produits. Les modèles litigieux aux Etats-Unis sont également enregistrés en France, par exemple le modèle « Air Jordan » (n° 993445), déposé le 31 mai 1999, qui restera valable jusqu’au 31 mai 2024.

Les dessins et modèles invoqués par Nike sont en principe toujours valides. Tout l’enjeu d’un tel litige réside alors dans l’efficacité des titres de propriété intellectuelle invoqués. Pour qu’un titre de dessins et modèles soit efficace, il doit remplir certaines conditions de fond, posées par le code de la propriété intellectuelle, afin de ne pas être annulé.

Article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle : « Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation. Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l’exclusion toutefois des programmes d’ordinateur ».

Article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle : « Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ».

L’office national de la propriété industrielle français n’effectue aucun contrôle de fond de la validité des titres qui sont soumis à son enregistrement. Ce contrôle n’intervient que postérieurement, dans le cadre d’une demande en ce sens ou d’un litige le mettant en cause. Selon les règles de la charge de la preuve, il appartiendra donc au demandeur en annulation du dessin et modèle de contester le bien-fondé du titre de propriété industrielle. Le titulaire de droit bénéficie d’une présomption simple de validité de son titre en raison de l’appréciation formelle du dépôt.

Dans le cadre du présent litige, BAPE devra s’attacher à prouver l’absence de nouveauté ou de caractère propre des modèles, afin de faire valoir que les modèles en cause n’étaient pas susceptibles d’enregistrement dès l’origine.

Le droit français de la propriété intellectuelle réservant, par nature une place, importante au droit d’auteur, il n’est pas interdit de penser que cette protection aurait été envisagée par la société demanderesse en cas de litige sur le sol français. Le droit d’auteur semble accueillir la protection des chaussures, que l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle mentionne expressément dans la liste des objets susceptibles de revêtir la qualité d’œuvre de l’esprit : « Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement ».

La protection offerte par le droit d’auteur est néanmoins soumise aux conditions de fond et, notamment, à la preuve de l’originalité de la création. Si certaines décisions ont pu par le passé conditionner l’originalité d’une création du domaine de l’habillement à son aspect « à la mode » ou « démodé », comme en témoigne l’arrêt rendu le 20 février 1992 (Cass. Crim. 20 février 1992), aujourd’hui, cette distinction n’est plus appliquée par le juge. En revanche, la condition d’originalité reste un des éléments les plus difficiles à prouver pour un article de mode, dont les caractéristiques principales restent soumises aux contraintes inhérentes à sa fonction, et qui est constitué dans la majorité des cas d’éléments existants appartenant au fond commun de la mode, quoique agencés de manière nouvelle.

Nike pourrait cependant s’appuyer sur une telle protection, étant donné que les sneakers en question détiennent les marqueurs d’une certaine intemporalité qui n’est pas acquise à toute création de mode. Il est donc envisageable que les sneakers soient protégées par un droit d’auteur, tant le modèle est unique et reconnaissable en tant que création émanant de la société Nike.

Le régime européen du droit des marques offre une dernière perspective intéressante afin de défendre la propriété intellectuelle des sneakers en cause, par le biais des marques de position, définies au sein du Règlement 2018/626 (Règl. (UE) no 2018/626, 5 mars 2018, art. 3, § 3, d). La marque de position est constituée d’un signe qui tire sa distinctivité notamment de son placement sur un objet. Par exemple, la société VEJA, qui commercialise des modèles de chaussures, a enregistré auprès de l’INPI la marque de position représentée ci-après.

(image issue de data.inpi.fr)

Ce type de marque a pour but de protéger un élément visuel distinctif d’une marque qui détient cette qualité pas nécessairement en raison de sa forme mais en raison de la manière dont elle est habituellement placée.

Ce cas s’applique particulièrement au cas des sneakers Nike, dont le logo dit « swoosh » ou « virgule » est identifiable et visible sur le flanc de la chaussure sur tous les modèles de l’enseigne. Cela signifie que cet élément visuel est de nature à remplir la fonction essentielle de la marque, qui est d’indiquer au consommateur l’origine économique d’un produit (article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle).

La marque de position est un moyen de défense qui semblerait particulièrement efficace dans ce cas, en raison de la similitude des logos de Nike et BAPE mais également de leur placement.

En l’occurrence, les deux modèles de baskets présentent le même agencement d’éléments distinctifs.

(image issue de l’assignation)

Le logo « virgule » ou « swoosh » des sneakers de la marque Nike est apposé sur le flanc de la basket, au milieu et s’étire vers le haut du talon. Les sneakers commercialisées par la société BAPE présentent quant à elles un logo représentant une étoile et un éclair. Ce dernier présente des caractéristiques très similaires au logo de Nike non seulement en raison de la forme générale du logo, mais également en raison de son positionnement. En l’occurrence, les deux logos sont situés au centre du flanc extérieur de la chaussure, qui s’étirent plus finement vers le haut du talon, dans un angle fortement similaire.

Le logo Nike est enregistré en tant que marque auprès de l’INPI depuis le 12 mars 2005 (n° 004288486). Le logo « étoile » utilisé par BAPE n’est cependant pas enregistré auprès des offices européens et français.

En dehors du régime de la marque de position, il n’apparaît pas que les marques soient fortement similaires en tant que telles.

D’autres éléments de marque sont également repris par les sneakers BAPE, aux mêmes endroits, et de façon similaire, telle que la partie en relief, souvent colorée sur laquelle le nom de la marque est apposée au niveau de l’arrière de la chaussure :

(image site officiel Nike)

(image BAPE)

L’apposition du nom de la marque par le biais d’un relief sur la semelle de la chaussure est également présente sur les modèles de Nike et BAPE.

(image Nike)

(image BAPE)

Tous ces éléments invitent à s’interroger sur la pertinence de l’usage des marques de position, encore peu répandues bien que sujettes à un enregistrement auprès de l’INPI comme les autres types de marques, pour les sociétés telles que Nike. En effet, lorsqu’une entreprise place toujours les mêmes signes verbaux ou figuratifs aux mêmes endroits, à tel point que l’entreprise à l’origine des produits et services devient reconnaissable en raison de cet emplacement, il est possible de procéder à l’enregistrement d’une marque de position. Si Nike Inc. avait procédé à ce type de dépôts de marques, sa défense au regard du droit français aurait pu s’appuyer sur la preuve du placement par BAPE de signes similaires aux mêmes emplacements. Les chances de succès liées à ce moyen sont cependant liées à la fois à la reproduction d’un positionnement et à la similarité des signes reproduits. En effet, la jurisprudence considère que les « marques de positions » se rapprochent des catégories de marques figuratives et tridimensionnelles, dès lors qu’elles visent l’application d’éléments figuratifs ou tridimensionnels à la surface d’un produit (CJUE, 06-06-2019, aff. C-223/18 P, Deichmann SE c/ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) citant Tribunal de l’Union européenne 17 janvier 2018, Deichmann/EUIPO – Munich T-68 /16).

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ce litige promet un éclairage intéressant au sujet de la protection des créations de mode. La popularité du litige entre Nike Inc. et BAPE tient au fait qu’il est susceptible de représenter un précédent pour toutes les enseignes de sneakers qui s’inspirent des concurrents au nom de l’inspiration commune inhérente à la mode. Si la liberté de l’inspiration est consacrée, certaines enseignes courent le risque de perdre le monopole acquis sur leurs modèles signature. En revanche, si la propriété intellectuelle de Nike Inc. prévaut, il s’agira d’une victoire pour les titulaires de dessins et modèles qui verront leur monopole solidifié.

Cette affaire donne enfin l’opportunité d’envisager d’autres manières de protéger les créations de mode, alors que ces dernières reposent de plus en plus sur leurs logos et l’accumulation de logos sur leurs créations afin de se protéger de la contrefaçon de leurs pièces.

Nike v. Bape : un éclairage sur la revendication de droits de propriété intellectuelle sur des créations de mode, par Margaux Sanchez-Baltazat, Juriste Propriété Intellectuelle et Glynnis Makoundou, avocate fondatrice du cabinet MAKOUNDOU AVOCAT – Le Droit à la Mode
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