“Ordonnance Hasbro de la Cour de Justice : pourvoi refusé concernant la mauvaise foi en cas de dépôt réitéré de marques” par Jérôme TASSI

Droit des marques Propriété industrielle

Dans sa décision du 21 avril 2021, le Tribunal a jugé que le dépôt réitéré de la marque MONOPOLY par la société HASBRO était constitutif de mauvaise foi (TUE, 21 avril 2021, T-663/19, HASBRO Inc. c/ EUIPO et Kreativni Dogadaji d.o.o). Dans cette affaire, HASBRO avait déposé, en tant que marque communautaire, le signe MONOPOLY en 1998 (en classes 9, 25 et 28) et l’avait redéposé en 2009 (classes 9, 25, 28 et 41) puis en 2010 (classe 16 pour un premier dépôt et classes 9, 16, 28 et 41 pour un second dépôt). En 2015, la société croate Kreativni Događaji d.o.o a engagé une action en nullité contre la dernière marque, au motif qu’elle constituerait un dépôt de mauvaise foi. La chambre de recours de l’EUIPO a considéré que, pour les produits et les services couverts par la marque contestée qui étaient identiques aux produits et aux services couverts par les marques antérieures, HASBRO avait été de mauvaise foi lors du dépôt de la dernière demande. La décision de la chambre de recours a été confirmée par le Tribunal.

Selon le jugement du 21 avril 2021, si la pratique du dépôt réitéré n’est pas interdite en tant que telle, dans la situation d’espèce, « force est de constater que non seulement la stratégie de dépôt pratiquée par la requérante, visant à contourner la règle relative à la preuve de l’usage, n’est pas conforme aux objectifs poursuivis par le règlement no 207/2009, mais elle n’est pas sans rappeler la figure de l’abus de droit » (§ 72). Pour le Tribunal, cette stratégie ne visait qu’à éviter de prouver l’usage de la marque antérieure, contournant ainsi indûment l’obligation d’exploitation d’une marque après un délai de cinq années suite à son enregistrement. La société HASBRO avait apparemment reconnu devant l’EUIPO que ces dépôts avaient notamment pour objectif « la réduction de la charge administrative » en évitant de fournir des preuves d’usage de la marque MONOPOLY en cas d’opposition ou d’action en contrefaçon.

La décision du Tribunal a fait grand bruit et un éventuel pourvoi devant la Cour était attendu.

Malheureusement, la Cour de Justice ne se prononcera pas sur la question de la mauvaise foi en cas de dépôt réitéré, puisque le pourvoi a été déclaré non-admissible par ordonnance du 1er décembre 2021 (CJUE, 1er décembre 2021, C-373/21, Hasbro Inc. contre EUIPO). Il faut rappeler que depuis le 1er mai 2019, un pourvoi contre un jugement du Tribunal statuant sur une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO est admis uniquement « lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union » (Art. 58bis du statut de la Cour de Justice). Le requérant doit justifier la recevabilité de son pourvoi dans une demande d’admission qui ne doit pas excéder sept pages (art. 170bis du règlement de procédure) !

Le filtre est extrêmement sélectif puisqu’aucun pourvoi n’a été admis depuis mai 2019 avant la décision très récente du 10 décembre 2021 dans l’affaire KaiKai (CJ, ord. 10 décembre 2021, C-382/21). En particulier, le seul fait qu’une question de droit soit nouvelle ou présente un intérêt pratique ne justifie pas la recevabilité du pourvoi. La Cour avait ainsi jugé que l’admission du pourvoi « est subordonnée […] au respect de conditions spécifiques consistant, pour le requérant au pourvoi, à démontrer, entre autres, que, indépendamment des questions de droit invoquées dans son pourvoi, ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. Cette démonstration implique elle-même d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement d’arguments d’ordre général » (CJUE, 7 octobre 2019, C-586/19, L’Oréal contre EUIPO et Guinot).

Dans l’affaire HASBRO, la Cour de justice considère que la requérante se contente de formules générales et d’invoquer des contradictions avec la jurisprudence antérieure, mais, ce faisant, elle « ne fait qu’invoquer l’existence d’une question de principe sans pour autant fournir des arguments concrets et propres au cas d’espèce afin de démontrer en quoi l’appréciation prétendument erronée du Tribunal soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union ».

Cette ordonnance illustre la difficulté – voire l’impossibilité – de former un pourvoi devant la Cour de Justice suite à une procédure devant l’EUIPO, alors même que la question a fait l’objet de débats importants et concerne de nombreuses sociétés européennes.

“Ordonnance Hasbro de la Cour de Justice : pourvoi refusé concernant la mauvaise foi en cas de dépôt réitéré de marques” par Jérôme Tassi, Avocat, Associé, Cabinet AGIL’IT

 

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