“Nécessité pour les copropriétaires d’organiser par un accord la copropriété de leurs marques (CJUE, 27 avril 2023, C-686/21)”

par Sandra Strittmatter, Avocate Associée au cabinet Franklin

I. Les faits et la décision

Par une décision du 27 avril 2023, la Cour de Justice de l’Union Européenne se prononce sur la question de savoir si le droit de l’Union européenne régit ou non le régime de copropriété des marques. 

En l’espèce, quatre membres d’une même famille étaient cotitulaires, à parts égales, de la marque nationale et de la marque de l’Union européenne « LEGEA », enregistrées pour des articles de sport. 

En 1993, les quatre cotitulaires ont octroyé à la société Legea une licence exclusive à titre gratuit d’une durée indéterminée sur l’usage des marques « LEGEA ». 

A compter de la fin de l’année 2006, l’un des quatre cotitulaires n’a plus souhaité poursuivre cet accord de licence. 

Une action a donc été intentée le 16 novembre 2009 devant le Tribunal de Naples par la société Legea qui souhaitait obtenir la nullité des marques contenant le signe « Legea » déposées par le cotitulaire s’étant opposé à la poursuite de son accord de licence. 

Par voie reconventionnelle, le défendeur souhaitait obtenir la nullité des marques enregistrées par la société Legea, mais également faire constater l’usage illicite des marques par ladite société.  

Le 11 juin 2014, le Tribunal de Naples a considéré que la société Legea avait fait un usage légitime des marques jusqu’au 31 décembre 2006, car jusqu’à cette date, elle avait agi avec l’accord de tous les cotitulaires. Toutefois, du fait de l’opposition de l’un des cotitulaires des marques à la poursuite de l’accord de licence à la fin de l’année 2006, l’usage des marques était devenu illicite à compter du 31 décembre 2006. 

Le 11 avril 2016, la Cour d’appel de Naples est venue réformer le jugement du Tribunal napolitain en retenant que la décision unanime des cotitulaires des marques n’était pas nécessaire afin d’octroyer à la société Legea une licence de marque. Ainsi, dans la mesure où trois des quatre cotitulaires, soit la majorité, souhaitaient poursuivre l’accord de licence, leur volonté était suffisante pour le poursuivre, même si le quatrième cotitulaire s’y était opposé.  

La Cour de cassation italienne a alors décidé de surseoir à statuer s’interrogeant sur les modalités d’exercice individuel du droit exclusif que détiennent conjointement les cotitulaires d’une marque au regard de l’article 10 de la directive 2015/2436 et des articles 9 et 25 du règlement 2017/1001. Pour rappel, ces dispositions confèrent au titulaire d’une marque de l’Union européenne un droit exclusif et prévoient que plusieurs personnes peuvent être copropriétaires de la même marque. 

Dans ces conditions, deux questions préjudicielles ont été posées à la Cour de Justice de l’Union Européenne afin que cette dernière se prononce sur les conditions d’octroi ou de résiliation d’une licence d’utilisation de marques nationales ou de l’Union européenne lorsque ces marques sont détenues par plusieurs cotitulaires. 

Plus précisément, est-ce qu’une décision unanime de tous les cotitulaires est nécessaire pour accorder ou résilier une licence d’utilisation de marques dont bénéficie un tiers ou est-ce qu’une décision obtenue à la majorité est suffisante ? 

En substance il s’agissait, pour la juridiction italienne, de comprendre comment le droit de l’UE régit la propriété conjointe des droits de propriété intellectuelle, y compris leur exercice, par chaque cotitulaire individuel. 

Afin de répondre à cette question, la CJUE commence par rappeler le principe posé par l’article 8, paragraphe 1, de la première directive 89/104 et l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 40/94 (applicable en l’espèce compte tenu de la date des faits, à savoir l’octroi de la licence ayant eu lieu en 1993 et sa résiliation en 2006). Ces articles disposent que tant la marque nationale que la marque de l’Union européenne peuvent faire l’objet de licences, exclusives ou non, pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elles sont enregistrées.

Dans ce cas, en vertu de l’article 16, paragraphe 3, et de l’article 21, paragraphe 2, du règlement no 40/94, les différents titulaires de la même marque seront alors appelés « cotitulaires » ou « copropriétaires ». 

La CJUE continue son raisonnement en venant distinguer selon que la marque en copropriété est une marque de l’Union européenne ou une marque nationale. 

Concernant la copropriété d’une marque nationale, la CJUE indique que si la première directive 89/104 ne prévoit pas expressément la copropriété d’une marque nationale, ce n’est pas pour autant que la directive exclut ce régime. Cette absence signifie uniquement que la copropriété d’une marque nationale doit être régie par le droit national. 

Concernant la copropriété d’une marque de l’Union européenne prévue par le règlement n°40/94, la CJUE rappelle que malgré le fait que la copropriété d’une marque soit reconnue, aucun texte de droit de l’Union européenne ne se prononce sur le régime de copropriété et les différents droits des cotitulaires d’une telle marque. En vertu de l’article 16 de ce règlement, la marque de l’Union européenne est considérée comme une marque nationale enregistrée dans l’État membre déterminé. Par conséquent, en l’absence de dispositions dans le règlement mettant en place un régime de copropriété des marques de l’Union européenne, ces modalités sont régies par le droit de cet État membre. 

En filigrane, la CJUE indique que le régime de copropriété et plus précisément les différents droits des cotitulaires de la marque doivent être déterminés par chaque Etat membre. 

Ainsi, la CJUE, suivant les conclusions de l’avocat général présentées le 8 décembre 2022 dans cette affaire, vient indiquer clairement que la question de savoir si l’octroi ou la résiliation d’une licence d’utilisation d’une marque nationale ou d’une marque de l’Union européenne détenue en copropriété requiert une décision adoptée à l’unanimité des cotitulaires ou à la majorité de ceux-ci, relève du droit national applicable. 

II. L’application de cette décision en droit français

Face à cette décision, il est opportun de se demander comment les juges français seraient susceptibles de statuer s’ils devaient se prononcer sur un cas similaire. 

En droit français, l’article L.712-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit qu’une marque peut être acquise par un titulaire unique, mais également en copropriété. Néanmoins, aucun régime spécifique pour la copropriété du droit sur la marque n’est prévu. 

Dans un tel cas, les parties devront se référer aux règles de droit commun applicables et, plus précisément, aux dispositions des articles 815 et suivants du Code civil, qui organisent les règles relatives à l’indivision.

Par conséquent, tout indivisaire pourra prendre les mesures nécessaires à la conservation de la marque en copropriété en vertu de l’article 815-2 du Code civil. 

Les actes d’administration, qui sont ceux relevant de la gestion normale, pourront être effectués avec l’accord des deux-tiers des indivisaires selon l’article 815-3. Cependant, ils ne seront opposables que si les autres indivisaires sont informés de l’accomplissement de ces actes. 

Enfin, l’unanimité des indivisaires sera requise pour tout acte qui ne ressort pas de l’exploitation normale, ainsi que pour les actes de disposition qui regroupent les actes entraînant l’aliénation totale ou partielle du bien en indivision. 

Il est possible de songer que les licences accordées sur les marques, qui ne constituent pas des actes de nature à conserver ni aliéner la marque, peuvent entrer dans la catégorie des actes d’administration. Appliqué au cas d’espèce, cela signifierait que la décision d’octroi ou de résiliation d’une licence d’utilisation d’une marque nationale ou d’une marque de l’Union européenne détenue en copropriété nécessiterait une décision adoptée par les deux-tiers des copropriétaires. 

En pratique, il sera tout de même conseillé aux copropriétaires d’une marque de rédiger un accord de copropriété qui organisera contractuellement leurs relations. Cette faculté leur est accordée par l’article 815-1 du Code civil. 

Cet accord pourra notamment fixer les parts de chaque copropriétaire et les conséquences en cas d’abandon par l’un des copropriétaires de sa quote-part, déterminer la durée de l’accord de copropriété, la répartition des fruits de la copropriété ou encore les règles à suivre en cas d’actions en contrefaçon engagées à l’encontre d’un tiers ou à l’encontre de l’un ou de l’ensemble des copropriétaires. Plus encore, cet accord pourra encadrer les conditions dans lesquelles est exploitée la marque, organiser l’octroi de licences sur la marque ainsi que les conditions et la durée desdites licences.  

Ce document pourra alors être publié au registre des marques afin que ses stipulations puissent être rendues opposables aux tiers.

Le même conseil vaut pour les titulaires de droits d’auteur et de dessins et modèles détenus en copropriété, pour lesquels le droit commun s’applique également, faute de dispositions spéciales en la matière.

Rappelons néanmoins qu’en cas de copropriété de brevets, il conviendra aux copropriétaires de garder à l’esprit le régime spécial prévu aux articles L.613-29 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, s’ils n’ont pas prévu d’organiser la copropriété par le biais d’un accord de copropriété. Ce régime légal retient notamment, en matière de licences de copropriété, que chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d’exploitation non exclusive mais qu’une licence d’exploitation exclusive ne peut être accordée qu’avec l’accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice.

“Nécessité pour les copropriétaires d’organiser par un accord la copropriété de leurs marques” (CJUE, 27 avril 2023, C-686/21), par Sandra Strittmatter, Avocate Associée au cabinet Franklin.